Darmowe badanie nazwy VS. pełne badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego (dogłębna weryfikacja)

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Czy moją nazwę firmy da się jeszcze zastrzec? Zrób badanie znaku towarowego przed rejestracją!

Zrób teraz mały krok wstecz i odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego w ogóle chcesz zastrzec nazwę swojej firmy? Domyślam się, że dla bezpieczeństwa. Chcesz po prostu uniknąć niepotrzebnych sporów o prawa do marki.

Czyli rejestrowanie znaku towarowego jest środkiem do osiągnięcia tego konkretnego celu.

Oczywiście taka rejestracja to fantastyczne zabezpieczenie praw do marki. Tyle że ta formalna ochrona, może prysnąć niczym bańka mydlana, jeżeli okaże się, że sam naruszasz czyjeś prawa.

Chcę Ci przez to powiedzieć, że zadajesz sobie, nie to pytanie, co trzeba. Prawidłowe powinno brzmieć:

Czy moja nazwa firmy nie łamie cudzych praw? 

Dowiesz się tego jedynie, robiąc pełne badanie znaku towarowego. To na tyle drobiazgowa analiza, że często daje skrajnie inne wyniki niż darmowe badanie na identyczność. I w dalszej części tego artykułu pokażę Ci to na autentycznych przykładach.

Czy skuteczna rejestracja znaku towarowego „legalizuje” markę?

W Urzędzie Patentowym panuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Czyli, że ochronę uzyska ten podmiot, który jako pierwszy o nią wystąpi. Przedsiębiorcy, którym się to udało uznają, że „zabetonowali” tak prawa do marki. Tym samym przechytrzyli konkurenta, który co prawda używał tej samej nazwy wcześniej, ale jej nie zastrzegł.

Takie osoby często myślą, że skoro otrzymały świadectwo ochronne, to mają urzędowe potwierdzenie, że nie łamią cudzych praw. Przecież gdyby z ich nazwą było coś nie tak, to ochrony by nie dostali. Proste i logiczne prawda? Tylko pozornie.

Mamy tutaj prawdziwe combo szkodliwych mitów.

Okazuje się, że urzędnik rozpatrujący Twoje zgłoszenie nie sprawdza, czy istnieją kolizyjnie podobne znaki towarowe (tzw. względne przesłanki odmowy). Czeka tylko 3 miesiące na to, czy ich właściciel wcześniejszego znaku złoży sprzeciw. Jeżeli konkurent nie zauważy Twojego zgłoszenia (co się często zdarza), to masz szansę zastrzec nawet znak towarowy podobny do Adidasa.

I niedawno właśnie się to komuś udało. 🙂

Czy teraz dresy dla psów ze sparodiowanym logo Adidasa są legalne? Moim zdaniem nie. Potwierdza to zresztą opisany przeze mnie spór o znak towarowy ADIDOG.

Koncern może w każdej chwili:

• wystąpić o unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego oraz
• pozwać każdą osobę sprzedającą taką odzież.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Darmowe badanie znaku towarowego na identyczność

Badanie znaku towarowego na identyczność jest ciut bardziej wymagające niż szukanie wolnej domeny internetowej. Takie poszukiwania jesteś jednak w stanie zrobić samodzielnie. Urzędy Patentowe za darmo udostępniają swoje bazy znaków towarowych w internecie:

Wyszukiwarka znaków towarowych polskich (UPRP)

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/

Wyszukiwarka znaków towarowych unijnych (EUIPO)

https://euipo.europa.eu/eSearch/

Wyszukiwarka znaków towarowych międzynarodowych (WIPO)

https://www3.wipo.int/branddb/en/

Jeżeli znajdziesz tam identyczny znak z Twojej branży, to jest to książkowa kolizja. W taką nazwę absolutnie nie powinieneś wchodzić. Tylko jak już wiesz, takie badanie znaku na identyczność jest niewystarczające. A jeżeli jakaś firma pisze, że „masz jeszcze szanse na rejestrację”, to zgrabnie unika odpowiedzi na pytanie: „Czy masz się czego obawiać”.

Jak mówiłem, tego dowiesz się tylko, robiąc pełne badanie zdolności odróżniającej znaku towarowego.

Uproszczone badania mają jednak sens. Robi się je po to, aby z kilku propozycji Klienta odrzucić te nazwy, które są ewidentnie kolizyjne. To, co zostanie, poddaje się potem już pogłębionej analizie prawnej.

30 tys. złotych za spór o prawo do marki? Kolizja bywa droga

Skąd wziąłem taką kwotę? To głównie honorarium pełnomocnika za kilka lat bronienia Cię w sporze. Adwokaci, radcowie prawni i rzecznicy patentowi najczęściej pracują w oparciu o stawki godzinowe (od 200 do 500 zł/h).

Pracochłonność takich sporów może skrajnie się od siebie różnić. Na potrzeby tego artykułu uznałem, że jedna instancja pochłania 25-40 godzin pracy. Wchodzi w to:

• analiza prawna sprawy – 5-10 h
• odpowiedź na pozew/ sprzeciw/ wniosek o unieważnienie – 15-20 h
• każde przygotowanie i wyjazd na rozprawę – 5-10 h

Przejście sprawy przez wszystkie instancje spokojnie może wymagać 100 godzin pracy. Do tego poświęcisz też czas swój i pracowników na zebranie dowodów czy na zeznania. Na końcu i tak każdy prawnik powie Ci, że nie daje gwarancji wygranej.

I teraz to, czy czeka Cię taki spór, ma zależeć od badania, które ktoś oferuje Ci za darmo. Ja bym się zastanowił czy to nie jest czasem taki chwyt marketingowy. Tym bardziej jak zrozumiesz, na ilu płaszczyznach analizuje się markę firmy w ramach badania pełnego.

Co ciekawe pisemna opinia prawna rzecznika patentowego stwierdzająca brak kolizji Twojego oznaczenia z innym oznaczeniem, jest istotnym argumentem przemawiającym na rzecz tego, że działałeś w dobrej wierze. Potwierdza to orzecznictwo i literatura naukowa¹. Dzięki temu Twój sporny znak towarowy trudniej będzie unieważnić.

Na czym polega badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego wykonane przez rzecznika patentowego?

Na zlokalizowaniu przeszkód, które mogą zablokować rejestrację Twojego znaku towarowego. A nawet używanie znaku. 

W pewnych okolicznościach Urząd Patentowy odmówi Ci ochrony. Ewentualnie sprzeciw mogą złożyć właściciele podobnych znaków towarowych. Robienie zgłoszenia bez pełnej weryfikacji, to jak przechodzenie przez ruchliwą ulicę z zawiązanymi oczami. Pewnie kilka razy Ci się to uda, ale już przy pierwszej kolizji ryzykujesz swoim życiem.

W ramach mojego badania otrzymasz:

• pisemną opinię prawną (zwykle ma około 20 stron);
• informację, czy Twoja nazwa w ogóle może być znakiem towarowym;
• informacje o najbardziej podobnych znakach konkurencji;
• wnioski, czy to co znalazłem, jest dla Ciebie zagrożeniem;
• rekomendacje jak obejść przeszkody, które zlokalizowałem oraz
• telefoniczne omówienie całej analizy.

Innymi słowy przygotuję strategię prawnej ochrony Twojej marki.

Urząd Patentowy odmówi ochrony, jeżeli ma miejsce brak zdolności odróżniającej znaku

Panuje mit, że udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy to zwykła formalność. Ot, wypełniasz stosowny wniosek, wnosisz opłaty urzędowe i czekasz na nadejście świadectwa. To teoria. W praktyce rejestry znaków towarowych to prawdziwe cmentarzysko nieudanych zgłoszeń.

Jak pokazują dane z lat 2015-2020, Urząd Patentowy RP nie zatwierdził aż 28% zgłoszeń! To prawie 1 na 3.

Poniżej na warsztat wziąłem kilka ciekawszych case study. Myślę, że niektóre sprawy mogą Cię zaskoczyć. Wszystkie łączy jedno. Badanie znaku towarowego na identyczność dałoby błędny wynik, że żadnych przeszkód nie ma.

Odmowa rejestracji znaku FRESH GELATO

Urząd Patentowy uzasadnił to tym, że jest to oznaczenie, które składa się ze słów o określonym znaczeniu w języku polskim. „Fresh” to świeży, a „gelato” oznacza lody. W całości więc tworzą one zwrot oznaczający świeże lody. Nazwy opisowe należą do domeny publicznej i nikt nie może ich zmonopolizować.

Co ciekawe mamy tutaj połączenie słowa w języku angielskim (fresh) oraz włoskim (gelato). Sam znak skierowany jest natomiast na rynek polski. Pomimo tego, ekspert i tak uznał, że klienci bez problemu odczytają jego znaczenie.

Unieważnienie znaku VITAMIN SHOT

Może dojść do sytuacji, że znak towarowy, choć udało się zarejestrować, to po latach konkurencja takie prawo siłą unieważni. Taki był właśnie finał tej sprawy.

WSA w Warszawie stwierdził, że słowo „SHOT” weszło do języka polskiego i nastąpiło jego spolszczenie. Tym samym jako całość sporne oznaczenie „VITAMIN SHOT” będzie oznaczać dla konsumentów porcję (dawkę) witamin.

Odmowa rejestracji znaku DigiFilm

Urząd rejestrujący znaki unijne uznał, że „digi” to skrót od „digital”, czyli cyfrowy. Z kolei określenie „film” oznacza zarówno taśmę filmową, jak i gotowe dzieło. Czyli do oznaczania nośników typu CD-ROM czy usług zapisywania danych, ten znak towarowy jest opisowy. Zauważ, że również tutaj darmowe badanie czystości znaku towarowego nie wykazałoby kolizji.

Czy łatwiej zarejestrować firmowe logo niż nazwę?

Teoretycznie tak, ale to wszystko zależy od oryginalności grafiki.

Problem w tym, że firmy powszechnie stawiają na minimalizm. Standardem jest logo z lekko tylko stylizowanym napisem. W takiej sytuacji uratować może Cię jedynie fantazyjny sygnet (czyli rysunek przy logo). Tylko co właściwie taka rejestracja Ci da? Czy zastrzegając logo, ochronisz jednocześnie zawartą w nim nazwę? Temu poświęciłem poniższe nagranie.

Prosty rysunek kury jest opisowy dla jajek

Okazuje się, że grafika znaku może wzmagać jego opisowość. Poniższe cztery znaki były przeznaczone do oznaczania jajek. EUIPO uznało, że kura na tyle mocno kojarzy się z jajkami, że dane oznaczenia nie mają w sobie nic, co zapadłoby w pamięć odbiorcy. Same rysunki są wiernym odtworzeniem wyglądu tych ptaków.

Zgłaszający stracił 3400 EUR na nieudanej rejestracji.

Częściowa odmowa rejestracji znaku eSMOKING WORD

Słowa „esmoking world” wiążą się bezpośrednio z paleniem. Z tego powodu, EUIPO uznało, że jest mało prawdopodobne, aby odbiorcy nie skojarzyli rysunku po lewej inaczej jak właśnie z symbolem papierosa.

Tym bardziej, że jest on doskonale znany z oznaczeń typu „zakaz palenia”.

Odmowa rejestracji znaku EKO Pellets

EUIPO wskazało tutaj, że zabiegi graficzne takie jak krój liter, położenie napisów czy figura kwadratu to za mało. Dla klientów będzie to cały czas jasna informacja o tym, że mają do czynienia z ekologicznymi paliwami w formie pelletu.

Sam kwadrat może zresztą wskazywać na kształt granulek pelletu.

Odrzucenie wniosku o rejestrację ECO STORAGE

Ten logotyp miał służyć do oznaczania m.in. pojemników. Ekspertka z EUIPO przyjęła, że każdy odczyta to zestawienie słów jako „przyjazny dla środowiska”. Rysunek słoika i liścia jest banalny, a wręcz wzmaga ogólnoinformacyjny charakter całego oznaczenia. Nie ma w nim więc nic co mogłoby utkwić w umyśle odbiorcy. Dlatego odrzucono wniosek.

Łatwiej zastrzec znak towarowy w formie adresu domeny?

To popularny mit. Wiele osób uważa, że skoro tylko oni posługują się adresem www, np. rowery24.pl to jest on oryginalny. Tymczasem elementy takie jak „www” czy „.pl” przez sądy powszechnie uznawane są za ogólnoinformacyjne. To po prostu wiadomość o tym, że dany przedsiębiorca przedstawia swoją ofertę na stronie internetowej. A przynajmniej tak uznają jego potencjalni klienci.

Analogicznie interpretują to urzędnicy, który nie zgodzili się na rejestrację adresów:

• kreatorzyimprez.pl (Z.472006);
• zdalnyangielski.pl (Z.517146);
• MeskieGacie.pl (Z.457297);
• SPECNARZEDZIA.PL (Z.477777);
• KregoslupBezBolu.pl (Z.485149);
• KosmetykizAmeryki.pl (Z.502457).

Kiedy znaki towarowe są do siebie kolizyjnie podobne?

Wtedy, kiedy istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd klienta.

Jak to ocenić? Niestety przepisy milczą w tej sprawie. Mogę Cię jednak zapewnić, że nie istnieje żadna zasada, że 30% różnic obchodzi prawo. To popularny mit. Inny, z którym się często spotykam to ten, że tylko skopiowanie nazwy 1:1 narusza prawo.

Poza tym pamiętaj, że nie jest ważne czy według Ciebie nazwy się różnią. Liczy się jedynie to, jak Twoją sprawę zinterpretuje Urząd Patentowy albo sąd, jeżeli ktoś Cię pozwie. I to właśnie sądy ukształtowały reguły, w oparciu o które ocenia się podobieństwo oznaczeń, a także produktów i usług.

Najważniejsza mówi, że należy je porównywać na trzech płaszczyznach:

• graficznej (wygląd logo);
• fonetycznej (brzmienie słów jak w reklamie radiowej);
• znaczeniowej (czy znaki kojarzą się z tym samym).

O tym, jak silna jest ochrona znaków zarejestrowanych, świadczą poniższe spory.

1) Graficzne podobieństwo znaków towarowych

Przy porównywaniu znaków najważniejsze znaczenie mają ich elementy dominujące i odróżniające. A jako, że ludzie kupują oczami, to grafika stanowi czynnik, na który zwracamy dużą uwagę. Za kolizyjnie podobne uznano w przeszłości takie znaki:

Więcej o tym jak zastrzec znak towarowy dowiesz się z tego nagrania:

2) Fonetyczne podobieństwo znaków towarowych

Często, choć grafika znaków wyraźnie się różni, to podobna jest sama nazwa. Ewentualnie w rejestrze jest zastrzeżony znak słowny, a my Klientowi badamy logo. W każdym z takich przypadków muszę ocenić, czy fonetycznie nazwy nie są zbyt blisko siebie.

I jako przykłady znaków kolizyjnie podobnych mogę podać:

Darmowe badanie znaku towarowego znów nie wychwyciłoby tych naruszeń.

3) Znaczeniowe podobieństwo znaków towarowych

To jest szalenie ważna płaszczyzna do analizy.

Może się okazać, że graficznie i fonetycznie znaki są niepodobne. Faktycznie jednak każda osoba odczyta je tak samo. Przykład pierwszy z brzegu: CZARNY KOT vs. BLACK CAT. W Polsce język angielski jest na tyle popularny, że każdy konsument będzie miał te same skojarzenia. Kto wie, może nawet nie zauważy, że napis jest w języku obcym. 🙂

Analogicznie będzie z KRÓLIKIEM i ZAJĄCEM oraz KRÓLEWNĄ i KSIĘŻNICZKĄ .

W oparciu o tę płaszczyznę za kolizyjnie podobne uznano znaki:

W innej sprawie podobieństwo znaczeniowe elementu „KING” zadecydowało o unieważnieniu znaku towarowego KEBAB KING. Polski Urząd Patentowy uznał, że pozostałe elementy porównywanych oznaczeń tj. CURRY oraz KEBAB są opisowe. Przeciętny odbiorca skupi się głównie na słowie „king”, które ma zdolność odróżniającą.

Zwróć uwagę, że ta sztuka udała się w oparciu o znak słowny. Ubranie spornego oznaczenia w szatę graficzną nie zawsze pozwala obejść prawo.

Weryfikacja dostępności nazwy firmy. Jak o 50% podnieść szanse na uzyskanie ochrony prawnej?

Wspomniałem, że Urząd Patentowy RP nie zatwierdza prawie 1/3 zgłoszeń. Z kolei te, które przejdą taki audyt, nadal narażone są na sprzeciwy. W 2020 roku wpłynęło ich aż 622! Nawet, jeżeli szczęśliwie Cię to ominie, to konkurent ciągle może unieważnić Twoje prawo.

Poza tym bez względu na to, jak zakończy się Twoja przygoda w Urzędzie Patentowym, wchodząc w nazwę, która narusza prawo, ryzykujesz kosztowny spór sądowy.

Czy jest sposób na to, aby te zagrożenia zminimalizować? Okazuje się, że tak!

Ciekawe wnioski płyną z badania amerykańskiego rynku². Naukowcy przeanalizowali tam wszystkie zgłoszenia znaków towarowych z lat 1985-2010. Z gołych liczb wyszło im, że te robione z pomocą pełnomocnika (np. rzecznika patentowego) były aż o 50% częściej rejestrowane.

To logiczne. Jeżeli zrobię badanie znaku towarowego, to mam czytelną mapę zagrożeń. W beznadziejnych sytuacjach odradzam Klientowi zgłoszenie. Częściej jednak pokazuję, jak może swój znak dostosować do rejestracji. Czyli tak go zmodyfikować, aby obejść prawo.

Dzięki temu Klient zyskuje silne argumenty, że działa na rynku legalnie. A to sprawia, że w poczuciu bezpieczeństwa może dalej rozwijać swój biznes.

1. Dec. UPRP z 7.02.2006 r., Sp. 323/04, Sprawa JUUPI! i JOOP, oraz A. Michalak, Prawo własności przemysłowej, Komentarz, wyd. I, 2016 r.

2. Badanie Stanford Technology Law Review z 2013 r., w którym przeanalizowane znaki towarowego zgłaszane do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO).

Zobacz również:

• Jak przygotować wykaz towarów i usług. Strategie dla początkujących
• Co oznacza C w kółku?
• Jak odzyskać domenę internetową? Szantaż domenowy
• Rejestracja marki na Amazon Brand Registry
• Klasyfikacja nicejska. 8 rad jak z niej korzystać
• Własność intelektualna a własność przemysłowa. Co te pojęcia oznaczają?
• Czy marką może być smak, zapach lub gest?
• Gdzie rejestruje się logo firmy?