Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Dowiedz się co może Ci za to grozić

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Kiedy dochodzi do naruszenia znaku towarowego?

Przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej precyzyjnie określają, kiedy dochodzi do sytuacji naruszenia znaku towarowego.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;

2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;

3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Art. 296 ust. 2

Upraszczając, chodzi o sytuację, kiedy Twoja nazwa:

1. Jest identyczna z chronionym znakiem i oznaczasz nią identyczne towary/usługi.
2. Jest podobna do chronionego znaku i oznaczasz nią identyczne lub podobne towary/usługi. Ta zbieżność jest na tyle duża, że istnieje ryzyko pomyłki u konsumenta.
3. Jest podobna do renomowanego znaku towarowego i oznaczasz nią jakiekolwiek towary/usługi.

Te same zasady dotyczą logo. Zwykle inna szata graficzna nie eliminuje kolizji.

Co grozi za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego?

Zarejestrowana nazwa i logo firmy to fantastyczne narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją. Dzięki temu bardzo łatwo wykażesz, że masz wyłączność na używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy. Wystarczy, że pokażesz takie oto świadectwo ochronne.

Ten niepozorny dokument może się okazać prawdziwą bombą atomową zrzuconą na biznes naruszyciela. Jak za chwilę przeczytasz, właściciel takiego prawa może łatwo zablokować jego aktywność w internecie. Co ważne, jest w stanie to osiągnąć bez udziału sądu i to zaledwie w kilka godzin.

Wiedza o tym przyda się osobom, które zastrzegły swój znak firmowy, jak i przedsiębiorcom, którym zarzuca się naruszenie praw własności intelektualnej.

Sytuacja może się stać dramatyczna, jeżeli ktoś zastrzeże na siebie Twoja nazwę. Jest to do zrobienia, bo zgłoszenie opiera się o zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”. Takie trolle patentowe ostatnio hurtowo zastrzegają logo znanych sklepów internetowych.

1. Usunięcie konta firmowego i prywatnego na Facebooku

Możesz od lat budować społeczność na Facebooku i momentalnie stracić do niej dostęp. Takie portale już dawno wdrożyły programy ochrony własności intelektualnej. O ile otrzymają informację o naruszeniu zastrzeżonej nazwy, to usuwają post, a niekiedy cały fanpage. Pracownik serwisu nie weryfikuje, czy faktycznie naruszenie miało miejsce.

Ostatnio trafiła do mnie Klientka, której Facebook nie tylko zablokował konto firmowe, ale również powiązane z nim konto prywatne! A to wszystko, ponieważ nieświadomie naruszyła prawo konkurenta. Była przekonana, że posługuje się wyrażeniem, które weszło do języka potocznego. To było coś jak „krówki” dla cukierków.

Ktoś może teraz powiedzieć, że to jej wina i „nieznajomość prawa szkodzi”. Racja, ale z ręką na sercu odpowiedz sobie na pytanie, czy wiedziałeś, że poniższe określenia są zastrzeżone:

• Poczta Kwiatowa (R.238686)
• Trytytka (R.303165)
• Frisbee (EUTM-002995231)
• Paczkomat (R.225679)
• WIBOR (R.329295).

Przywrócenie w takim przypadku konta jest bardzo trudne. Uczciwie mówiąc nie zawsze nam się to udaje.

2. Usunięcie wszystkich ofert na Allegro

Ochrona znaków towarowych w internecie jest dziś naprawdę prosta. W razie naruszenia wystarczy pokazać skan świadectwa, a Allegro szybko usunie sporną ofertę. Nikt nie będzie analizował kto daną marką posługiwał się pierwszy. To dlatego napisałem, że właściciel chronionego znaku, nawet jeżeli jest trollem patentowym, dostaje do ręki bombę atomową!

[…] serwis jest zobligowany do podjęcia działań, zgodnie z art. 14, ust. 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r., po otrzymaniu tzw. wiarygodnej wiadomości o naruszeniu praw wyłącznych. Allegro nie posiada uprawnień odpowiednich organów, by we własnym zakresie dokonywać oceny naruszeń. Usuwa konkretnie wskazane przez uprawniony podmiot oferty.

Fragment z korespondencji z pracownikiem Allegro

Niestety wykorzystują to importerzy towarów z Chin. Widząc, że producent nie chroni tu swojego brandu, zastrzegają go na siebie. W efekcie mogą szybko stać się jedynym podmiotem, który nabywa prawo wyłącznego używania znaku na Allegro. Takie same uprawnienia daje im zastrzeżenie wyglądu sprzedawanego towaru w formie wzoru wspólnotowego. Tłumaczę to tutaj:

• Kiedy wzór przemysłowy okazuje się lepszy od patentu?

Przykład usunięcia aukcji na Allegro

W 2021 roku ktoś zastrzegł hit sprzedażowy – wiszący fotel typu bocianie gniazdo. Pomimo tego, że identyczny model już w 2013 roku był zarejestrowany w Chinach, Allegro usuwało oferty innych sprzedawców. Wszystko bez udziału, prawników, sądów czy długotrwałych procesów. Przesłanką do tego był mail od właściciela zastrzeżonego wzoru przemysłowego.

Na szczęście znam skuteczny sposób, który pozwolił przywrócić oferty naszych klientów. Niemniej analogiczne problemy występują też na pozostałych serwisach jak Etsy, OLX czy Amazon. Ten ostatni powołał zresztą w tym celu program Amazon Brand Registry.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

3. Naruszenie znaku towarowego na YouTube

Zasada działania jest tutaj taka sama. Pracownik serwisu po otrzymaniu informacji o bezprawnym użyciu chronionego oznaczenia blokuje film albo całe konto. Takie skargi rozpatruje szeregowa osoba, po dłuższym bądź krótszym przeszkoleniu. Na pewno nie żaden prawnik czy rzecznik patentowy. Zwykle idzie wtedy po najmniejszej linii oporu i robi to, czego oczekuje od niego właściciel takiego prawa.

Przykładowo ostatnio platforma usuwa filmy pokazujące bicie rekordów. Wszystko z powodu nieautoryzowanego użycia w treści albo miniaturze, logo rekordów Guinnessa. A okazuje się, że jest to zarejestrowany znak towarowy. Przedstawiciele tego podmiotu ręcznie zgłaszają nawet filmy, które wiszą w sieci już od kilka lat.

Znam również ciekawą historię z polskiego rynku. Ktoś zastrzegł wyrażenie „gimby nie znajo”. Tym żartobliwym sformułowaniem posługiwało się wiele osób na YouTube.  Uprawniony napisał do serwisu, że łamie to jego prawa. Jak łatwo się domyślić usunięto nagrania konkurentów. Zrobiła się z tego duża afera, którą opisano tutaj.

Ryzyko usunięcia kanału jest szczególnie niebezpieczne dla influencerów. Osoby, które opierają swoją markę osobistą na filmach publikowanych na tym serwisie, mogą stracić źródło dochodu. Tłumaczyłem to w nagraniu dotyczącym sporu o Lody EKIPA. Aby się przed tym ryzykiem zabezpieczyć, wystarczy zastrzec firmowe logo.

4. Hejt na szeroką skalę w internecie

Wbrew pozorom przedsiębiorcy niechętnie inicjują spory sądowe. Zwykle robią wszystko, aby polubownie zmusić konkurenta do zmiany brandu. To dlatego kancelarie prawne najpierw wysyłają pisma ostrzegawcze. Niestety równocześnie konkurent może Cię atakować w internecie z tytuły naruszenia prawa ochronnego do logo.

Taka publiczna burza może nadszarpnąć Twój wizerunek. Zauważyłem, że internauci szybko wydają wyroki. Widzą informację, że ktoś wcześniej zastrzegł firmową markę, używa symbolu ® i za pewnik przyjmują, że to Ty łamiesz prawo.

Tymczasem bardzo często znajduję sensowne argumenty na obronę moich Klientów. To, że komuś udało się zastrzec znak towarowy nie oznacza automatycznie, że wygra każdy spór. Może się nawet okazać, że pomimo skutecznej rejestracji sam narusza prawo.

Lepsze rezultaty od dyskusji z hejterami daje kontakt z kancelarią prawną przeciwnika. Jeżeli uważam, że nie doszło do naruszenia, to uzasadniam to w piśmie. A w razie zawinionego naruszenia, rozpoczynamy z nimi negocjacje ugodowe.

5. Sądowe zabezpieczenie roszczeń w przypadku naruszenia znaku towarowego

Konkurent może zablokować Ci sprzedaż zanim jeszcze formalnie Cię pozwie. Do tego służy instytucja zabezpieczenia roszczeń. O tym, że sąd nakazał zajęcie Twoich towarów dowiesz się od komornika, który wejdzie Ci na magazyn.

730¹ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Kodeks postępowania cywilnego

W jednej z ciekawszych spraw, nasz Klient miał zastrzeżoną markę sklepu internetowego. Po kilku miesiącach otworzył się konkurent pod zaskakująco podobnym oznaczeniem. Powiedzmy, że to był „fenix”, a nasz Klient „feniks”. Zależało nam na tym, aby do czasu wyroku, ta firma nie czerpała korzyści z wywoływanych pomyłek. Sąd przychylił się do naszego wniosku i na czas sporu zakazał im używania domeny. Odcięliśmy ich tak od klientów.

Przeczytaj również: Jak odzyskać domenę internetową?

6. Odebranie firmowej domeny internetowej

Rejestrując domenę z końcówką „.pl” akceptujesz regulamin NASK. Ten skrót oznacza Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. W tym kontekście hostingi Home.pl, Nazwa.pl czy Zenbox są jedynie pośrednikami pomiędzy Tobą jako abonentem a NASK-iem.

NASK → Pośrednik → Abonent domeny

W regulaminie są fragmenty dotyczące sporu domenowego.

22. Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do rozwiązania przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Znak towarowy można naruszyć przez samą rejestrację domeny internetowej lub jej używanie. Takie spory bardzo często trafiają do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Na wyrok czeka się tam 2-3 miesiące! To świetna informacja, jeżeli atakujesz. Gorzej, jeżeli ktoś próbuje Ci tak domenę przejąć.

Stosunkowo szybko możesz stracić dostęp do strony www, ale i poczty mailowej. Omawiałem to szczegółowo na przykładzie sporu o domenę BABYPL.PL.

7. Roszczenie o zaniechanie używania nazwy firmy

Roszczenie dotyczące zakazu naruszania znaku towarowego to standard w pozwach. Przedsiębiorcom zależy głównie na wyeliminowaniu z rynku oznaczenia, które wprowadza w błąd ich klientów. Nie chodzi im o jakieś wielkie odszkodowania. Opłaty sądowe są tutaj niskie, a w przypadku wygranej łatwiej im później formułować roszczenia typowo pieniężne.

Sąd zakaże Ci używania nazwy, nawet jeżeli „tylko” nieświadomie naruszyłeś prawo. Możesz takich problemów uniknąć robiąc szczegółową analizę prawną marki. Jako rzecznik patentowy mogę się tym dla Ciebie zająć. O ile znajdę kolizyjne oznaczenia, to pokażę Ci co możesz zmienić, aby obejść prawo.

8. Roszczenie o naprawienie szkody za naruszenie znaku towarowego

Sądy wymagają od przedsiębiorców więcej niż od osób fizycznych. Tłumaczenie się, że nie wiedziałeś o zarejestrowanym znaku konkurenta nie pomoże. To będzie potraktowane jak niedbalstwo. Jesteś profesjonalistą i przed wejściem ze swoją nazwą na rynek powinieneś sprawdzić m.in. wyszukiwarki urzędów patentowych.

O ile przeciwnik udowodni, że naruszenie nastąpiło z Twojej winy, to może żądać naprawienia szkody. Tyle, że jej wysokość musi jakoś wyliczyć. Najłatwiej to zrobi powołując się na należną mu kwotę za niezapłaconą umowę licencyjną.

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone (…) może żądać od osoby, która naruszyła to prawo (…) w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Art. 296 ust. 1 Ustawy prawo własności przemysłowej

Przykład

Przedsiębiorca w Bydgoszczy prowadzi pizzerię „Pomidor i spółka”. Zastrzegł to określenie w Urzędzie Patentowym. Na zasadzie franszyzy, otworzył dwa lokale, które za korzystanie z jego brandu płacą mu 5 tys. zł/miesiąc. Kiedy dochodzi do naruszenia znaku taki właściciel łatwo wyliczy szkodę. Np. 10 miesięcy naruszania x 5 tys. zł = 50 tys. zł.

9. Żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści

To roszczenie jest dość trudne do udowodnienia. Ciężko bowiem wykazać jaki orientacyjny zysk osiągnął naruszyciel. Niemniej nie powinieneś tego zagrożenia bagatelizować.

Mało kto wie, ale czasami sprzedając oryginalne produkty można naruszyć znak towarowy. Tak będzie, jeżeli zostaną one zakupione poza strefą EOG. Na etapie sporu sądowego sklep, który ściągnął perfumy np. z USA, może zostać zmuszony do udokumentowania poziomu sprzedaży. A to pozwoli już oszacować wysokość uzyskanych przez niego korzyści.

Przeczytaj koniecznie: Jak legalnie używać cudzego znaku towarowego?

10. Publikacja przeprosin za naruszenie znaku towarowego

Bardzo często strona atakująca żąda, aby pozwany opublikował w prasie lub na stronie firmowej oświadczenie, że naruszył prawo ochronne do znaku towarowego. Chodzi o to, aby poinformował swoich klientów, że wprowadzał ich w błąd. Można to zakwalifikować pod naprawienie wyrządzonej szkody.

Spółka AAA z siedzibą w Warszawie, przeprasza spółkę BBB z siedzibą w Gdańsku za naruszenie przysługujących jej praw ochronnych na znaki towarowe […] oraz […]. Spółka AAA przeprasza wszystkich klientów, którzy omyłkowo nabyli wprowadzone przez nią do obrotu kosmetyki, w przekonaniu, że są to towary pochodzące od spółki BBB.

Przykładowa treść oświadczenia.

Dla naruszyciela pojawiają się z tego tytułu dwa zagrożenia. Publikacja ogłoszeń na dużych portalach jest zwyczajnie droga. Może to być dla niego zdecydowanie bardziej dotkliwe niż np. wydanie bezpodstawnych korzyści. Z drugiej strony takie oświadczenie wiszące na stronie głównej sklepu to wizerunkowa katastrofa.

Wiedząc o tym naruszyciel może być bardziej skory do zawarcia ugody.

Naruszenie prawa do znaku towarowego – podsumowanie

Zauważyłem, że ludzie mają skłonność do zbytniego upraszczania prawa. Część osób myśli, że wystarczy zastrzec nazwę firmy, aby „zalegalizować” jej używanie. Inni uważają, że skoro ktoś zarejestrował znak towarowy, to są na przegranej pozycji.

Jeżeli ktoś żąda, abyś zmienił nazwę firmy, to nie trać nadziei. Jest wiele wyjątków od zasady, że tylko jego właściciel może się nim posługiwać. Nie zawsze potrzebujesz zezwolenia na używanie znaku towarowego.

Niestety, nawet jeżeli swoim określeniem nie łamiesz prawa, to możesz być blokowany w internecie. Serwisy typu Facebook czy Allegro są „zahipnotyzowane” świadectwem ochronnym. Nie sprawdzają, czy faktycznie nastąpiło naruszenie. W tej sytuacji, Twój przeciwnik dopuszcza się naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Często wystarczy mu wtedy przedstawić merytoryczne argumenty w pisemnej odpowiedzi, aby rozwiązać spór.

Zobacz również:

• SME Fund 2023 – Jak skorzystać z dotacji na rejestrację logo?
• Co to jest klasyfikacja nicejska?
• Ile kosztuje zastrzeżenie logo firmy?
• Co należy wiedzieć o prawnej ochronie wzorów przemysłowych?
• Jak odzyskać domenę internetową? Szantaż domenowy
• Jak od strony prawnej chronić firmowe logo?
• Klasy towarowe. Jak je wybrać?
• Strefa Marek Allegro. Na czym polega i jak do niej dołączyć?