Umowa NDA z rzecznikiem patentowym. Czy jest niezbędna?

Umowa NDA z rzecznikiem patentowym?

Do stworzenia tego artykułu zmobilizowała mnie Klient. Pytał, czy przed podjęciem współpracy, podpiszemy umowę NDA (Non-Disclosure Agreement). Czyli umowę o zachowaniu poufności. Pomyślałem, że spiszę to, co w takich sytuacjach odpowiadam.

Takie pytania w ogóle mnie nie dziwią.

Wynalazcy wierzą, że ich rozwiązania techniczne ułatwią życie wielu ludziom. A to oznacza, że da się na nich sporo zarobić. Boją się zarazem, że ktoś im ten pomysł ukradnie. Rozumiem to i nie obrażam się na tego typu pytania.

Chciałbym jednak, abyś zrozumiał i mój punkt widzenia. Za chwilę wytłumaczę Ci dlaczego sam nie podpisuję umów NDA. I to nawet, jeżeli oznacza to dla mnie stratę potencjalnego zlecenia.

Jak prawo chroni tajemnicę przedsiębiorstwa i własność informacji?

Zacznijmy od tego, że nawet bez umowy NDA prawo do pewnego stopnia i tak Cię chroni. Innymi słowy to nie jest tak, że bez tych formalności każdy może wykorzystać i udostępnić osobom trzecim Twój pomysł. Ma ona po prostu ułatwić dochodzenie roszczeń finansowych.

1. Tajemnica zawodowa rzecznika patentowego

Pamiętaj, że jesteśmy zawodem zaufania publicznego, tak jak sędziowie czy adwokaci.

A to oznacza, że z mocy prawa jesteśmy zmuszeni do zachowania w poufności wszelkich wiadomości uzyskanych od Klientów. Obowiązkowo podlegamy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, gdzie funkcjonuje Sąd Dyscyplinarny.

Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznika patentowego nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Art. 14. 1. Ustawy o rzecznikach patentowych

Za naruszenie tego przepisu możemy utracić prawo do wykonywania zawodu.

Spójrz na to również z innej strony. Nasza rodzinna Kancelaria Patentowa LECH pomaga Klientom już od 1990 roku. Sam jestem drugim pokoleniem rzeczników patentowych. Chucham i dmucham na to, aby nasz wizerunek był nieskazitelny. Ma to odzwierciedlenie m.in. w ponad 60 referencjach od Klientów oraz wielu opiniach w Google:

Rozmawiając z nami pamiętaj, że ponad 34 lata pracowaliśmy na taką pozycję. Żadne pieniądze nie są warte tego, aby cały ten dorobek zaryzykować. Przykładowo poniżej opowiadam historię jak próbował nawiązać ze mną współpracę troll patentowy.

Zobaczysz tam, dlaczego odrzuciłem ofertę na ponad 100 tys. złotych:

2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Informacje nie ujawnione do publicznej wiadomości, a mające wartość gospodarczą, są chronione z mocy ustawy. Każdy kto wejdzie w ich posiadanie zobowiązany jest do zachowania ich w poufności.

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Po co w takiej sytuacji podpisywać umowę NDA?

Aby ułatwić sobie dochodzenie roszczeń. Głównie pełni ona jednak funkcję odstraszającą. Jeżeli współpracownikowi przyjdzie do głowy Cię okraść, to czarno na białym widzi, co będzie mu za to grozić. To zazwyczaj wystarcza, aby ostudzić jego zapędy.

Umowa NDA (non-disclosure agreement) to niedoskonałe narzędzie prawne

Rozumiem obawy osoby, która ma świetny pomysł na biznes. To całkowicie naturalne, że teraz chce go chronić. Rozwiązanie w postaci umowy o zachowaniu poufności jest dość popularne wśród przedsiębiorców i twórców. Odnoszę jednak wrażenie, że wiele osób je przecenia. Ma ono szereg wad.

a) Stosunkowo łatwo ją obejść

Oczywiście to pewne uproszczenie. Wszystko finalnie zależy od tego, co jest jej przedmiotem. Inaczej będzie ze szczegółowym planem skomplikowanej maszyny, a inaczej z ogólnym pomysłem na kampanię reklamową.

Tak czy inaczej może się zdarzyć, że współpracownik ujawni Twój pomysł znajomemu z drugiego końca Polski. I ten zacznie go po swojemu komercjalizować.

Jak wtedy udowodnisz, że pozyskał go od osoby, której wszystko ujawniłeś?

b) Umowa o poufności wiąże jedynie dwie strony

Negatywne konsekwencje naruszenia umowy o zachowaniu poufności dotyczą tylko osoby, która ją podpisała. Pozostali uczestnicy rynku odpowiadają na zasadach ogólnych. Aby rozszerzyć ochronę na całą Polskę, powinieneś swoje rozwiązanie opatentować. Dzięki temu żaden konkurent nie będzie mógł z niego korzystać.

c) Nie masz pewności czy prawo faktycznie Cię chroni

Zwróć uwagę, że ochronie podlegają tylko informacje poufne. Jeżeli dojdzie do sporu, przeciwnik będzie starał się udowodnić, że one były znane już wcześniej. Przeczesze więc stan techniki, opisy patentowe i oferty zagranicznych firm. Sąd się z jego argumentami zgodzi, albo nie. To rodzi jednak dla Ciebie niepewność prawną.

Na tym tle znów widać przewagę patentów. W procesie ich uzyskiwania ekspert z Urzędu Patentowego robi badanie stanu techniki. Dopiero, jeżeli ustali, że rozwiązanie jest nowe, przyznaje patent. Przy umowie NDA będzie to weryfikowane dopiero w sądzie.

Umowa NDA z rzecznikiem patentowym. Dlaczego jej nie podpisuję?

Czas przejść do odpowiedzi na tytułowe pytanie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyś podpisał umowę NDA z rzecznikiem patentowym. Osobiście jednak nie współpracuję tak z Klientami. I z tego co słyszę od kolegów i koleżanek z branży – oni również.

1. Uważam, że tajemnica zawodowa jest wystarczającym zabezpieczeniem

Choć nie lubię tego mówić, to zawody zaufania publicznego są wyjątkowe. Ustawodawca obdarza nas szczególnym zaufaniem, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Między innymi przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. To nas odróżnia od osób, które świadczą pomoc prawną, ale nie mają tytułu zawodowego.

I znam takie firmy, które potrafią obsługiwać dwie zwaśnione strony jednocześnie. Oczywiście nie przez tego samego prawnika, ale jednak. Korzystając z usług rzecznika patentowego masz pewność, że będzie lojalny tylko Tobie.

2. Chcę współpracować tylko z Klientami, którzy mi ufają

Moje doświadczenie pokazuje, że ludzie, którzy nam całkowicie ufają to najlepsi Klienci. Współpraca z nimi to czysta przyjemność. Takie osoby rozumieją, że gramy do tej samej bramki. Jeżeli mój Klient się rozwija, to i ja, jako jego rzecznik patentowy na tym skorzystam. W perspektywie 10, 20 czy 30 lat będzie do mnie wracał po pomoc prawną.

Poza tym mamy w kancelarii co robić. Czasami wręcz brakuje nam rąk do pracy. To daje ten komfort, że nie musimy podejmować się każdego tematu. Współpracujemy jedynie z tymi Klientami, którym odpowiadają nasze warunki. Na przykład to, że płatność jest z góry.

3. Nie mogę sam dla siebie przygotować umowy NDA

Występuje tutaj konflikt interesów. Klienci oczekują, że przygotuję im umowę, którą sam podpiszę. Umowę, w oparciu o którą będą mogli mnie pozwać o zapłatę kary umownej. Zresztą ile powinno wynosić takie odszkodowanie? 50 czy 500 tys. zł?

Widzisz absurd tej sytuacji?

Oczywiście możesz to obejść, zlecając przygotowanie wzoru umowy o zachowaniu poufności innej kancelarii. Wtedy jednak będziemy negocjować jej kształt. Dla mnie to kolejne godziny pracy, bez gwarancji, że w ogóle się dogadamy. Uprościłem więc proces ofertowania, rezygnując ze spraw, gdzie Klient oczekuje ode mnie podpisania tej umowy.

4. Nieuzasadnione pretensje o ujawnienie informacji poufnych

Załóżmy, że jako rzecznik patentowy podpisałem jednak umowę NDA z zapisem o karze na 500 tys. zł. Widzę tutaj poważne zagrożenie. Przy sprawach patentowych robię badanie stanu techniki. Często okazuje się wtedy, że na ten sam pomysł wpadł już ktoś wcześniej.

Przykład:

Mój Klient był osobą niepełnosprawną. Wymyślił więc szczoteczkę do zębów, do której używania nie potrzeba rąk. To była gumowa kulka z wypustkami i dziurkami. W środku miała być pasta do zębów. Wystarczyło ją włożyć do buzi i żuć niczym gumę.

Wszystko ładnie pięknie, tylko to rozwiązanie zostało opatentowane w Wielkiej Brytanii już w 2001 roku! I takie sytuacje się po prostu zdarzają.

Od pierwszej rozmowy z Klientem do zgłoszenia wynalazku mija zwykle od 1 do 3 miesięcy. Co jeżeli w tym okresie konkurencja wypuści na rynek podobne rozwiązanie? Jaka będzie pierwsza myśl mojego Klienta? „To nie przypadek. Rzecznik patentowy mnie zdradził!” Oczami wyobraźni widzę już pozew na 500 tys. zł.

Wolę nie musieć udowadniać swojej niewinności.

Czy trzeba z rzecznikiem patentowym podpisać umowę o zachowaniu poufności przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego?

• Nie ma takiej potrzeby. Rzecznik patentowy ustawowo zobligowany jest do zachowania poufności. To go odróżnia od innych firm prawniczych, gdzie nie pracują osoby z tytułami zawodowymi. Np. absolwenci studiów prawniczych.

• Nawet bez umowy NDA prawo i tak Cię chroni. Dochodzenie roszczeń jest jednak wtedy bardziej wymagające. Nie ma wtedy mowy o karze umownej.

• Głównym celem tego typu umów jest prewencja. Osoba, której ujawniasz wrażliwe dane powinna się bać z nich nieetycznie korzystać. Nie chodzi o to, aby wygrywać spory, ale aby im zapobiegać.

• Patent bije na głowę każdą umowę NDA. Dzięki temu masz urzędowy monopol na dane rozwiązanie, który muszą przestrzegać wszyscy Twoi konkurenci.

Zobacz również:

• Czym są znaki towarowe? Co może być znakiem towarowym?
• Jaki podmiot może zastrzec markę? Czy tylko spółka? 
• Prawo własności intelektualnej a własność przemysłowa
• Poznaj usługi Kancelarii LECH. Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić
• Jak długo obowiązuje ochrona patentowa?
• Dlaczego warto przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej marki?
• Kto może zastrzec wzór przemysłowy?
• Ktoś zgłosił moje logo! Co robić?