Klasyfikacja nicejska a znak towarowy. Poznaj garść dobrych praktyk.

• Zobacz ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego.

Klasyfikacja nicejska – po co te formalności?

Prowadzenie firmy jest szalenie trudne, jeżeli prawo ciągle się zmienia. Ciężko przygotować się wtedy na to, co przyniesie przyszłość. To, czego przedsiębiorcy potrzebują jak powietrza, to właśnie pewność i przewidywalność prawa. Co to ma wspólnego z prawną ochroną marki i klasyfikacją nicejską? Okazuje się, że bardzo dużo.

Nie ma obowiązku zastrzegania swojej nazwy i logo firmy w Urzędzie Patentowym. Są przepisy, które przyznają pewien minimalny poziom ochrony temu, kto danej marki używał pierwszy. Problem w tym, że nigdy do końca nie wiadomo, jaki jest zasięg tej ochrony. To wszystko będzie ustalał sąd, wydając wyrok.

Spory o marki w oparciu o prawa bez formalnej rejestracji obarczone są dużą dozą niepewności co do wyniku. Sędzia jest tylko człowiekiem i w sytuacjach granicznych może uznać, że prawo chroni Cię tylko w obrębie miasta. Tym samym, konkurent oddalony od Twojej firmy o 300 km, nie wprowadza klientów w błąd identyczną nazwą.

Zwizualizuję Ci to w postaci takich infografik:

Jesteś w stanie łatwo to niebezpieczeństwo wyeliminować dzięki rejestracji znaków towarowych. W świetle prawa otrzymujesz monopol na posługiwanie się daną nazwą lub logo na terenie Polski. Klasyfikacja nicejska posłuży Ci tutaj do wskazania, jakie towary i usługi oferujesz, a więc na co będziesz miał wyłączność.

W rejestrze Urzędu Patentowego znajdą się dzięki temu informacje:

• komu przysługują prawa do znaku towarowego (Tobie);
• na jakim terytorium (poza Polską może to być UE lub kraje świata);
• od jakiego dnia jesteś chroniony (tj. od daty zgłoszenia);
• jaką branżę zabezpieczyłeś (określają to wybrane pojęcia z międzynarodowej klasyfikacji towarów).

Dzięki temu zapewniasz sobie tą pewność prawną, o której pisałem. Paradoksalnie prowadzi to do sytuacji, że ochrona, za którą musisz zapłacić, w perspektywie czasu okazuje się tańsza, niż to, co gwarantują Ci przepisy darmowe. Mówiłem o tym w nagraniu:

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska została ustanowiona porozumieniem nicejskim z 1957 roku. Kraje członkowskie (Polska dołączyła w 1997 r.) ustalały, że Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług będzie używana do celów rejestracji znaków towarowych. Dzięki temu ujednolicono pojęcia, które zgłaszający wykorzystywali w podaniach.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług to coś jak polska klasyfikaca PKD. Jest ona jednak czytelniejsza. Składa się bowiem z 45 klas. Pierwsze 34 klasy odnoszą się do towarów, a pozostałe 11 do usług. Każda klasa posiada nagłówek, który zawiera ogólne określenia odnoszące się do dziedzin, do których należą dane towary i usługi.

Przykład:

Wchodzisz na rynek z marką odzieży. Zamierzasz ją sprzedawać on-line. W takim przypadku rejestracja znaku towarowego powinna objąć klasę 25 (odzież jako towar) oraz 35 (sprzedaż odzieży jako usługa).

Im więcej klas wskażesz w zgłoszeniu, tym wyższe będą opłaty urzędowe za zastrzeżenie znaku towarowego. Co ciekawe, nie ma wtedy znaczenia, czy w ramach klasy wybierzesz jedno czy sto pojęć. Na wysokość tych opłat ma wpływ tylko ilość klas.

UWAGA!

Możesz obniżyć opłaty urzędowe za rejestrację marki aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 1000 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

Czy klasyfikacja nicejska jest obowiązkowa?

Zdecydowanie tak. Robiąc wykaz towarów i usług nie możesz posługiwać się określeniami potocznymi. Musisz bazować na konkretnych pojęciach, przeglądając klasyfikację nicejską. Nie zastosowując się do tego wymogu, ryzykujesz odmowę rejestracji.

Poniżej zabawny przykład takiego błędu 🙂

Spójrzmy na to również z innej strony.

W Polsce ludzie wiedzą czym jest np. „pozycjonowanie stron internetowych. Nie można jednak z góry zakładać, że będzie to zrozumiałe również dla Niemca. Bazowanie jedynie na pojęciach z klasyfikacji towarów i usług oznacza, że wszystkie kraje członkowskie muszą stosować zaakceptowane pojęcia. W tej sprawie należałoby więc użyć określenia „optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych”.

Dlaczego klasyfikacja nicejska jest taka ważna?

Wiele osób traktuje po macoszemu przygotowanie wykazu towarów i usług. Ot wybierają na szybko to, co z grubsza odpowiada ich niszy. W praktyce jest to „serce znaku towarowego”. Powinieneś doprowadzić do tego, aby było zdrowe i silne. To najważniejsza część dokumentacji zgłoszeniowej. Przydaje się to w takich trzech sytuacjach.

1) Precyzyjnie określasz zasięg swojego monopolu

Formalna ochrona własności intelektualnej (marki) może zapewnić silną ochronę. O ile osoby trzecie oferują podobny towar lub usługę pod podobną nazwą, to naruszą Twoje prawo. Przykładowo, jeżeli zastrzegłeś swoją markę na towary takie jak gry, to konkurent nie może pod taką nazwą sprzedawać zabawek. A z racji tego, że wyszukiwarki znaków towarowych są dostępne on-line, każdy może to sprawdzić.

Rejestracja znaku towarowego na wiele towarów lub usług to fantastyczna prewencja. Konkurent przestudiuje, co wybrałeś z klasyfikacji nicejskiej. Finalnie najpewniej wejdzie w inną (bezpieczną) nazwę dla swojej działalności gospodarczej.

Wygrywasz tak spór nie dopuszczając do niego 🙂

2) Możesz zaatakować cudzy znak, albo sam stać się celem ataku

Często przed zgłoszeniem, Klienci zlecają mi analizę prawną ich marki. Szukam wtedy znaków towarowych stanowiących przeszkodę. Wyniki rzadko są zero-jedynkowe. Częściej to odcienie szarości. W opinii prawnej wskazuję listę podobnych rejestracji, które mogą nam zagrozić. Aby je obejść, rekomenduję opracować wąski wykaz towarów i usług.

Z drugiej strony oferuję również usługę monitorowania znaków towarowych. Kontroluję wtedy, co jest zgłaszane przez konkurencję. Jeżeli uznam, że szanse na wygraną są wysokie, składamy sprzeciw do rejestracji. W obu sytuacjach wszystko opiera się o dobrze wybrane klasy towarowe. To decyduje o naszym potencjalnym sukcesie lub porażce.

Zobacz również:

• Jak dostosować znak towarowy do rejestracji?
• Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę?

3) Skuteczna walka z nieuczciwą konkurencją

Jeżeli masz świadectwo ochronne, to możesz „zahipnotyzować” nim ludzi. Potwierdził to przykład mojej Klientki ze zdjęcia.

Zastrzegliśmy jej kilka znaków towarowych. Po jakimś czasie zauważyliśmy, że w rejestrze CEIDG otworzyły się dwie działalności gospodarcze o nazwie Pi Razy Drzwi. Wysłaliśmy do nich pismo ostrzegawcze z żądaniem rebrandingu. Nie minął miesiąc, a obie Panie przeprosiły i usunęły sporne określenie.

To wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie dobrze wykorzystana klasyfikacja nicejska. Podobnie bez udziału sądu można doprowadzić do usunięcia oferty nieuczciwej konkurencji z Allegro.

Jak używać klasyfikacji nicejskiej?

Tutaj nie wystarczy, abyś wskazał jedynie numer klasy. Dodatkowo musisz uszczegółowić jakie towary albo usługi oferujesz. Problem w tym, że pojedyncza klasa może zawierać tysiące takich pojęć. Stąd część zgłaszających zaczęła wskazywać całe nagłówki klas. Czy urzędnik to zaakceptuje? Tak, ale tylko w niektórych przypadkach.

W kluczowym wyroku Trybunał stwierdził:

[…] należy zauważyć, że niektóre ogólne określenia nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej są, same w sobie, wystarczająco jasne i precyzyjne, by umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy, podczas gdy inne nie spełniają tego wymogu, gdyż są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia.

Wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19.12.2012 r. w sprawie C-307/10 „IP Translator”

Przykładem pojęcia zbyt ogólnego są „maszyny” (klasa 7). Należałoby to doprecyzować, np. „maszyny rolnicze”. Podobnie, nie ma większych szans na akceptację szerokiego określenia „naprawy” (klasa 37). Co innego „naprawy butów”. Z drugiej strony, za precyzyjny uznaje się nagłówek klasy 25 czyli „odzież, obuwie, nakrycia głowy”.

Jeżeli nie chcesz tutaj popełnić błędu, skonsultuj ze mną swoją sprawę.

Moich towarów i usług nie ma w wykazie. Jak je opisać?

Nie da się ukryć, że prawo jest kilka kroków za postępem. Klasyfikacja nicejska zmienia się, ewoluuje i powiększa. Zresztą do dnia dzisiejszego wyszło już 11 jej wersji. Wskazywanie pojęć, których tam nie ma jest ryzykowne, ale możliwe. Należy je opisać na tyle jasnym i precyzyjnym językiem, aby nawet laik rozumiał, czego dotyczą.

Opis towarów i usług jest wystarczająco jasny i precyzyjny, jeżeli zakres jego ochrony jest zrozumiały na podstawie jego naturalnego i zwyczajowego znaczenia.

KONWERGENCJA PRAKTYK, Klasyfikacja towarów i usług, Warszawa 2021

Nawet wtedy musisz się liczyć z tym, że ekspert będzie mieć uwagi do Twojego wykazu klas. Może przykładowo zażądać, abyś usunął część niestandardowych pojęć. Ewentualnie dokonał ich przeredagowania. Jeżeli nie odpowiesz w wyznaczonym terminie, umorzy postępowanie. Bardzo wymagające są wykazy towarów i usług dla branży informatycznej.

Czy po zgłoszeniu mogę uzupełnić klasyfikację nicejską?

Po zgłoszeniu nie możesz uzupełnić klasyfikacji nicejskiej. Prawo pozwala jedynie na zmiany zawężające. Czyli usunięcie niektórych pojęć lub ich doprecyzowanie.

Przykład:

Posiadasz lokal serwującą klientom sushi. Wskazałeś w zgłoszeniu usługi restauracyjne (kl. 43). Po kilku latach nadarzyła się okazja współpracy z dużą siecią marketów. Masz im dostarczać gotowe zestawy sushi. Czy wolno Ci dodać do wykazu aktualnego znaku towarowego klasę 30?

Nie! Musisz zrobić nowe zgłoszenie.

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług – najczęstsze błędy zgłaszających

Osobom, które samodzielnie robią zgłoszenie, zdarzają się błędy. Najczęściej zdają sobie z nich sprawę, kiedy na horyzoncie szykuje się spór. Czyli na rynku pojawia się konkurent o podobnej nazwie albo ex-wspólnik zgłasza identyczny znak towarowy do rejestracji. Z dobrze dopracowanym wykazem towarów i usług szanse na wygraną rosną.

1) Wybranie złej klasy z klasyfikacji nicejskiej

Buty to buty można powiedzieć. Niekoniecznie.

Mój Klient oferował obuwie robocze. A mówiąc precyzyjniej specjalistyczne buty dla pracowników hut. Robiąc zgłoszenie samodzielnie wskazał klasę 25 i dalej „obuwie”. Problem w tym, że to, co sprzedawał, znajdowało się w klasie 9 pod pojęciem „obuwie chroniące przed ogniem”. Rejestracja, którą zrobił, w ogóle go nie zabezpieczała. Mógł się opierać tylko na prawach bez rejestracji. Te szczegółowo omówiłem w podcaście:

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

2) Wskazanie nie wystarczającej ilości klas

Większość zgłoszeń dotyczących towarów takich jak programy komputerowe obejmuje klasę 9. Nie ma w tym błędu, ale często nie zabezpiecza takiej firmy w pełni. No bo czy dzisiaj można powiedzieć, że kupiliśmy jakiś software? W wielu przypadkach płacimy za możliwość korzystania z oprogramowania typu SaaS. A to już usługa z klasy 42. Niekiedy warto jeszcze wskazać „licencjonowanie oprogramowania komputerowego” z klasy 45.

Rejestracja znaku towarowego opiera się o wiele takich niuansów.

3) Wybranie setek pojęć w ramach jednej klasy

Więcej wcale nie oznacza lepiej. Na prawdę nie ma sensu wskazywania wszystkiego, co się w danej klasie towarowej mieści. Ostatnio wpadło mi w ręce zgłoszenie firmy, która specjalizuje się w odzieży do sztuk walki typu MMA.

Wśród masy pojęć wskazali m.in. „suknie ślubne”, „berety szkockie z pomponem” i „koszule ciążowe” 🙂

Taka sytuacja może jednak generować spory. Prawo wymaga, aby znak towarowy był używany w przeciągu 5 lat od daty rejestracji. W przeciwnym razie każda osoba z ulicy może wnieść o jego wygaszenie.

Dochodzi wtedy do sytuacji, że musisz przedstawić dowody na swoją niewinność. Czyli faktury, że takie koszule ciążowe jednak sprzedawałeś. A jeżeli trafisz na kogoś kto chce Ci dopiec, to może osobno wygaszać każde takie „egzotyczne” pojęcie.

4) Uznanie, że kolizji nie ma, bo znaki dotyczą innych klas

Osoby, które chcą sprawdzić, czy ich nazwa jest zastrzeżona, zbytnio to upraszczają. Z jednej strony robią takie poszukiwania jedynie na identyczność. Z drugiej weryfikują wszystko tylko w zakresie swoich klas. Zapominają, że klasyfikacja nicejska powstała dla celów administracyjnych. To, czy dane pojęcia są podobne ocenia się indywidualnie.

Potwierdza to poniższy wyrok:

[…] klasyfikacja nicejska dotycząca klasyfikacji towarów nie ma charakteru rozstrzygającego, co do przynależności poszczególnych towarów do danej kategorii. Ma ona jedynie charakter pomocniczy przy formułowaniu wykazów towarów dla znaków zgłoszonych Urzędowi Patentowemu, aby uporządkować towary i usługi według właściwości, jakie te towary/usługi posiadają.

Wyrok NSA z 3 lutego 2009 r., sygn. akt II GSK 698/08

Znam przypadek, gdzie pewna kobieta próbowała zastrzec znak towarowy na usługi kosmetyczne (klasa 44). Sprzeciw do jej zgłoszenia złożył producent kosmetyków (klasa 3). Po wielu latach sporów sąd uznał, że w salonach kosmetycznych też są sprzedawane kosmetyki. Tym samym oba znaki, choć z innych klas, są względem siebie kolizyjne.

Tak samo zakończył się inny spór w EUIPO. Uznano w nim, że przenośne lodówki (klasa 21) są podobne do nieelektrycznych lodówek elektrycznych (klasa 11). Płynie z tego taka lekcja, że przy analizie czy nie ma podobnych do naszego znaków towarowych poszukiwania należy robić szeroko na wiele klas.

Po więcej na ten temat odsyłam Cię do nagrania:

5) Nie „zaktualizowana” klasyfikacja nicejska

Oczywiście tak jak pisałem, nie da się uzupełnić klasyfikacji nicejskiej (a właściwie tego, co z niej wybraliśmy). Ta aktualizacja sprowadza się do nowego zgłoszenia. Warto to zrobić, jeżeli z czasem istotnie rozszerzysz swoją działalność. Zaniedbanie tego aspektu może Cię po kilku latach niemiło zaskoczyć.

Przykład

Pan Marek sprzedawał na Allegro asortymentem dla kobiet. Chodziło o damskie perfumy, odzież i obuwie. I w tym zakresie zastrzegł swój znak towarowy. Po kilku latach poszerzył sprzedaż o biżuterię. W tym czasie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO zastrzegł konkurentowi identyczną nazwę. Ten po kilku dniach usunął mu dzięki temu sporną część aukcji.

6) Niepotrzebne wskazanie usług reklamowych z klasy 35

Ciężko prowadzić firmę bez inwestowania w reklamę. Myślę, że właśnie dlatego tak wielu osobom zależy na tym, aby nikt nie reklamował się z podobną nazwą. Zgłaszają więc swoje znaki towarowe również w ramach klasy 35, gdzie jest „reklama”.

Błąd takiej taktyki polega na tym, że jest to branża agencji reklamowych. Aby uznać, że oferujesz usługi reklamowe, musisz to robić dla osoby trzeciej. Jeżeli nie wystawiasz na coś takiego faktur, to odpuść sobie tę klasę. Przepalisz tylko niepotrzebnie pieniądze.

7) Niepotrzebne wskazanie towarów jak oferujesz jedynie sprzedaż

Załóżmy, że masz sklep meblowy typu Black Red White. Oferujesz meble wielu różnych producentów. Nie masz jednak własnej marki takich produktów. To w praktyce oznacza, że oferujesz jedynie usługę sprzedaży (klasa 35), a nie same meble. Te są sprzedawane pod nazwami ich producentów.

Jeżeli wskażesz w zgłoszeniu klasy towarowe (1-34), to ryzykujesz po latach tym, że ktoś Ci ochronę będzie mógł wygasić. Poza tym, znów co 10 lat będziesz płacił za ochronę, której nie będziesz w stanie praktycznie wykorzystać. To już lepiej zainwestuj w zastrzeżenie obok logo i nazwy firmy, dodatkowo sygnetu.

Zobacz również:

• Lepiej zastrzec nazwę czy logo? 4 strategie strategie ochrony marki.
• Zastrzeżenie logo jako wzoru przemysłowego.

Zobacz również:

• Co zyskam dzięki rejestracji znaków towarowych?
• Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO
• Co oznacza C w kółku?
• Jak odzyskać domenę internetową?
• Czy można zastrzec znak towarowy na osobę fizyczną?
• Przy rejestrowaniu znaku towarowego może pomóc pełnomocnik.
• Czy nazwę i logo trzeba rejestrować?
• Wsparcie finansowe z UE na ochronę znaków towarowych. Jak je otrzymać?