Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę?

• Zobacz ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Własność domeny internetowej – komu przysługuje?

Odpowiedź na to pytanie może Cię zaskoczyć.

Formalnie nikt nie może być właścicielem domeny 🙂. Abonent to osoba, która czasowo z niej korzysta, o ile rok rocznie za to płaci. Można powiedzieć, że działa to na podobnej zasadzie, jak wynajem mieszkania.

Inaczej wygląda kwestia praw do Twojej marki. Po przejściu procedury rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, stajesz się jej właścicielem. Nabywasz wyłączne prawo do komercyjnego posługiwania się daną nazwą. Także w adresie firmowej domeny.

Właśnie w oparciu o te przepisy prawa możesz próbować odebrać domenę konkurencji. Powinieneś więc zrozumieć, jak te prawa powstają i komu one będą przysługiwać. Nie jest to takie proste jak się wielu osobom wydaje. Pierwszy w Urzędzie Patentowym nie zawsze wygrywa

Prawa do marki – model ochrony płatnej i darmowej

Wiesz już, że o domenę możesz walczyć w oparciu o zarejestrowany znak. Wtedy ochrona jest najsilniejsza. Jeśli jednak swojej marki nie zastrzegłeś, to oceń, czy da się zastosować w Twojej sprawie tzw. przepisy darmowe. W minimalnym stopniu zabezpieczają one tego, kto jako pierwszy posługiwał się sporną nazwą.

Zanim odpowiem na pytanie czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę, weź pod uwagę jeszcze jedno. Działanie na rynku bez rejestracji jest niebezpieczne. Naraża Cię to na ryzyko kradzieży nazwy firmy. Urząd Patentowy przyzna prawo ochronne temu, kto wystąpi o to jako pierwszy. Jeżeli ktoś Cię ze zgłoszeniem wyprzedzi, to będziesz zmuszony bronić się na drodze spornej m.in. próbując unieważnić taki znak towarowy.

Spory o prawa do marki potrafią kosztować nawet 30 tys. zł!

Spór o domenę internetową z producentem

Zarejestrowany znak towarowy może zadecydować o wyniku procesu. Załóżmy, że sprzedajesz oryginalne narzędzia marki Makita. W tym celu stawiasz sklep pod adresem narzędzia-makita.pl. Problem w tym, że to naruszy prawa producenta! Może on teraz próbować zabrać Twoją witrynę, wskazując, że wprowadza ona klientów w błąd.

Nie chodzi tu o zakazanie Tobie sprzedaży, ale domenę stracisz. Użycie w niej nazwy producenta wskazuje, że jesteś oficjalnym dystrybutorem. A to nie prawda.

Przykładowo w sporze o domenę sabon.pl (sygn. akt 72/16/PA) abonent miał nawet podpisaną umowę franczyzy. Tyle, że nie było w niej zgody na używanie takiej domeny. W tym przypadku zastrzeżenie znaku towarowego wystarczyło do jej przejęcia.

Niezależnie od tego, po której stronie konfliktu się znalazłeś, rozważ skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego. Oceni on Twoje szanse na wygraną i przygotuje strategię procesową. W razie potrzeby poprowadzi też w Twoim imieniu negocjacje czy sam proces.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym, aby przejąć domenę internetową?

Nie zawsze. Aby to wyjaśnić posłużę się historią mojej Klientki, która straciła dostęp do firmowego maila. Okazało się, że domena, na której stała poczta, była zarejestrowane na byłego pracownika! Ten przed odejściem, zastrzegł dodatkowo nazwę jej firmy, ale na siebie. Sytuacja była bardzo trudna. Wymagała ode mnie podjęcia działań dwutorowo.

1. Przed Sądem Domenowym przy PIIT walczyliśmy o odzyskanie prawa do domeny.
2. Przed Urzędem Patentowym RP złożyliśmy wniosek o unieważnienie znaku.

W obu postępowaniach udowodniliśmy, że to ona sporną nazwą posługiwała się pierwsza. Walka o jej prawa zakończyła się sukcesem, ale trwało to aż 3 lata. Przez ten czas nie mogła prowadzić biznesu i straciła większość klientów.

To pokazuje, że taniej jest nie dopuścić do kradzieży domeny internetowej, dokonując zgłoszenia znaku towarowego, niż walczyć o sprawiedliwość na drodze sądowej.

Wniosek: Nie wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę internetową. Jeżeli taka rejestracja narusza nasze prawa, to siłowo możesz ją unieważnić.

Przejęcie domeny babypl.pl w oparciu o znak towarowy

Bywa, że spory o nazwy domen mogą mieć nieoczekiwany przebieg. Przedstawię Ci jedną z takich historii. Od 1992 roku właściciel strony baby.pl sprzedawał akcesoria dla dzieci. Kilka lat temu zlokalizował konkurencję działającą pod adresem babypl.pl. Co zaskakujące, spór wygrał (sygn. akt 40/18/PA)!

Zastanawiasz się co w tym dziwnego, skoro działał pierwszy?

Gdy słyszysz nazwę „baby.pl”, jakie towary przychodzą Ci na myśl? Przeznaczone dla dzieci, prawda? Końcówka „pl” pozostaje tutaj informacją, że są one oferowane online. Czyli całościowo mamy tutaj moim zdaniem do czynienia z określeniem opisowym.

I podobnie zinterpretował to polski Urząd Patentowy.

Czy każde logo chroni nazwę firmy?

Znalazłem informację, że znak baby.pl w wersji słownej otrzymał odmowę rejestracji. Właścicielowi udało się go zastrzec tylko jako logo. I choć ta rejestracja nie powinna dawać ochrony na samą nazwę „baby”, okazała się przekonująca dla arbitra.

W tej sprawie zastrzeżenie znaku pozwoliło przejąć domenę konkurencji. Myślę jednak, że w dużej części wynikało to z tego, że abonent broniąc się, nie korzystał w ogóle z pomocy prawnika np. rzecznika patentowego.

Często na podobnej zasadzie działają pracownicy Allegro. Jak dostają zgłoszenie o naruszeniu prawa w danej ofercie, to nie analizują która strona ma rację. Z automatu zgadzają się ze skargą, o ile zgłaszający prześle skan świadectwa rejestracji znaku towarowego.

Często mówię, że ten ozdobny dokument hipnotyzuje ludzi 🙂

Zastrzeżenie znaku towarowego nie pozwoliło przejąć domeny okazje.pl

Życie jest bardziej skomplikowane niż się wielu osobom wydaje. To nie jest takie proste, że wystarczy zastrzec znak, aby przejąć domenę internetową. R-ka w kółeczku to nie magiczna różdżka, która gwarantuje wygraną. I pokazuje to poniższa historia.

Mój Klient kupił domenę okazje.pl. Parę lat później powstała spółka Okazje.info. W 2015 roku zarejestrowała poniższe logo i niedługo potem go pozwała (sygn. akt 43/16/PA).

Z pozoru wyglądało to źle. Przeciwnikiem była duża, rozpoznawalna firma. Dodatkowo dysponowała ochroną z formalnej rejestracji unijnego znaku towarowego. Mimo wszystko uznałem, że Klienta wybronimy.

Moim zdaniem mogliśmy ten znak unieważnić, powołując się na zgłoszenie w złej wierze. Celem rejestracji nie było używanie znaku. Adres zawarty w znaku odsyłał do domeny, której nie posiadali.

Wygraliśmy w oparciu o argument, że przecież nie można zawłaszczyć słowa „okazje”. Należy ono do pojęć, które powinny pozostać wolne. Jego monopolizacja na rzecz jednego podmiotu ograniczyłoby nadmiernie swobodę działalności gospodarczej. I arbiter się z nami zgodził. 🙂

Powyższy przykład pokazuje, że nie wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę, jeśli słowo w nim zawarte jest opisowe.

Zarejestrowałem znak towarowy, więc nie łamię prawa! Czyżby?

Taki mit jest powszechny. Ludzie są przekonani, że wystarczy zastrzec znak, aby zapewnić sobie bezwzględne bezpieczeństwo. Pozwól, że posłużę się kolejną historią zaczerpniętą z mojej praktyki zawodowej.

Pewna kobieta chciała otworzyć sklep internetowy. Wybrana przez nią nazwa była już używana przez konkurencję. Uznała, że wystarczy zmienić jedną literę. Wówczas nazwa będzie inna więc problem zniknie. Potwierdziła to zresztą firma, która zrobiła dla niej darmową weryfikację marki. Zdecydowała się więc swój znak przez nich zastrzec.

Historia na tym się nie kończy. Po około 3 tygodniach od otwarcia sklepu, kobieta została pozwana. Konkurent, którego się obawiała, zarzucał jej, że przez tak podobną nazwę wprowadza klientów w błąd. Nie pomogły tłumaczenia, że skoro Urząd Patentowy jej znak zarejestrował, to działa zgodnie z prawem. Sporną stronę www straciła.

Wniosek jest taki, że rejestracja znaku towarowego nie legalizuje posługiwania się nazwą. Przed zgłoszeniem zleć badanie zdolności rejestrowej znaku oznaczenia.

Darmowa weryfikacja na identyczność to za mało.

Czy wystarczy rejestracja znaku towarowego, aby przejąć domenę? Wnioski

Wiesz już, że rejestrowanie znaków towarowych daje Ci monopol na ich używanie. Nie zawsze jednak wystarczy ją zastrzec, aby przejąć domenę. Istnieje wiele okoliczności, które stanowią wyjątki od tej ogólnej zasady. Głównie związane są one z tym, kto może się wylegitymować „lepszymi” prawami do marki.

Przykładowo nie wygrasz sprawy o nazwę domeny, jeśli Twój przeciwnik posługiwał się nią jako pierwszy. A często obserwuję takie zjawisko, że ktoś zastrzega na siebie nazwę firmy, która przez lata działa bez takiej ochrony. Później myśli, że dzięki temu kruczkowi prawnemu, siłowo odbierze jej markę.

Spory domenowe bardzo często rozstrzygane są w oparciu o zarejestrowane znaki. Kluczowe są tutaj jednak również inne okoliczności sprawy. Jeżeli wynika z nich, że przedsiębiorca A pierwszy używał danej nazwy, a potem ją zastrzegł to świetnie. Taka rejestracja powinna wystarczyć do odebrania podobnej domeny przedsiębiorcy B.

Więcej o konfliktach domenowych dowiedz się z mojej rozmowy z prezesem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, dr Ireneuszem Matusiakiem.

>> Pobierz odc. „Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć domenę?”
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

Zobacz również:

• Znak towarowy w domenie internetowej. Czy to narusza prawo?
• Jakie są opłaty za zastrzeżenie nazwy i logo firmy?
• Program Współpraca w Ochronie Praw a podróbki na Allegro
• Klasyfikacja nicejska. Co to jest? Jak z niej korzystać?
• Amazon Brand Registry. Jakie daje korzyści?
• Co oznacza symbol C w kółku (©)?
• Czym są wzory przemysłowe? Jak je chronić?
• Jak zastrzec nazwę firmy?
• Pomysł na biznes. 9 sposobów na jego ochronę