Mikołaj Lech
rzecznik patentowy
Spis treści
- • Dlaczego opisowa nazwa to błąd? Podcast
- • Czemu nie da się zastrzec nazw opisowych?
- • Jak zlokalizować opisowy znak towarowy?
- • Nazwa, która coś sugeruje, nadaje się do rejestracji
- • Opisową markę zgłoś w formie słowno-graficznej
- • Powszechna nazwa musi mieć bardzo oryginalną grafikę
- • Różne interpretacje opisowości znaków towarowych
- • Opisowa nazwa ma swoje atuty
- • Pospolita nazwa. Jak ją zastrzec w wersji słownej?
- • Marka opisowa – podsumowanie
Podcast: Dlaczego opisowa nazwa firmy to błąd?
>> Pobierz odcinek: Pospolita i opisowa nazwa | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube
Czemu nie da się zastrzec nazw opisowych?
Wiele osób stara się komunikować co oferuje już samą nazwą firmy. Ktoś przykładowo chciał zastrzec znak BIO WODA (Z.506447). Dostał odmowę, bo w tym słowie nie ma nic poza informacją o asortymencie. To w świetle prawa nie jest to w ogóle znak towarowy. Takie powszechne i pospolite słowa są wolne więc każdy może z nich korzystać.
Gdyby Urząd Patentowy rejestrował wszystko co ludzie zgłaszają, to zapanowałby chaos. Załóżmy, że ktoś zastrzega określenie „kancelaria patentowa” i „rzecznik patentowy”. Oboje na tym tracimy. Ja nie mogę pisać o swojej specjalizacji, a Ty, nie masz jak do mnie trafić. Jesteś skazany na usługi trolla patentowego, który może teraz swobodnie podnosić ceny.
Ekspert rozpatrujący nowe podania jest więc obrońcą wolnego rynku.
Przy ocenie zdolności rejestracyjnej należy brać również pod uwagę interesy innych podmiotów prowadzących taką samą działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności rejestracyjnej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej.
Wyrok NSA z dnia 30.03.2006 r., sygn. akt II GSK 15/05
Poniżej przykłady tego typu zgłoszeń, które urząd odrzucił:
Jak zlokalizować opisowy znak towarowy?
Mówi się, że sprawy proste to wypadek przy pracy. Przy nazwie „łopatologicznie opisowej” sam wyczujesz, że rejestracja się nie uda. Mimo to ktoś z Poczty Polskiej naiwnie próbował zastrzec sformułowanie „Kartka pocztowa” (Z.34793) do oznaczania… kartek pocztowych.
Częściej jednak dopatrzenie się tej opisowości nie jest takie proste. Przykładowo słowny znak towarowy „wyborne jajo” nie otrzymał ochrony. Zgłaszający ubrał więc to określenie w prościutką i moim zdaniem również opisową grafikę. Efekt? Znak został zarejestrowany.
Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej mówią, że:
Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które: […] składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.
Art. 1291. 1. pkt 3 Ustawy Prawo własności przemysłowej
Twoja marka, musi mieć w sobie coś, co utkwi w umyśle odbiorcy. To może być dodatkowe fantazyjne słowo. Czyli zamiast „Meble Dębowe” zgłaszasz „Meble Dębowe FENIX”.
[…] aby oznaczenie miało charakter opisowy, musi ono wykazywać na tyle bezpośredni i konkretny związek z rozpatrywanymi towarami lub usługami, aby pozwolić zainteresowanemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów i usług lub jednej z ich właściwości.
Wyrok Trybunału z 10.03.2011 r. w sprawie C-51/10 P.
Ciekawostka:
W oparciu o zarzut opisowości, Poczta Polska próbuje unieważnić znak towarowy Paczkomat.
Ciekaw jestem, czy to określenie kojarzy Ci się bardziej z rodzajem maszyny do wydawania paczek, czy raczej z fantazyjnym określeniem typu SNICKERS.
W przeszłości na tej podstawie uchylono rejestrację znaków towarowych Krupnik, Grzaniec oraz Wiśniówka.
Nazwa firmy, która coś sugeruje nadaje się do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Przykłady
OPONEO sugeruje opony, PIEKUŚ piekarnictwo, a IBUPROM substancję aktywną zawartą w leku, czyli ibuprofen. Pomijając dużą rozpoznawalność tych marek, klient musi chwilę pomyśleć zanim zrozumie czego one dotyczą.
I tu jest właśnie sedno problemu. Musisz ocenić, czy Twoja nazwa firmy jest opisowa, a więc nie da się jej zastrzec, czy sugerująca. Jak za chwilę zobaczysz, często dostrzeżenie tej umownej granicy, jest trudne.
Znaki, które odrzucono:
- CANNABI OIL – suplementy diety (Z.505906);
- rentflat – usługi wynajmu nieruchomości (Z.509134);
- ONKOMEDICA – usługi medyczne w dziedzinie onkologii (Z.526150).
Oznaczenia, które nie wskazują na rodzaj towaru lub na jego konkretne właściwości lub zawierają jedynie pośrednią sugestię w tej mierze, nie są oznaczeniami opisowymi.
Wyrok NSA z dnia 5.07.2016 r., sygn. akt II GSK 198/15
Do tej grupy zaliczyć można poniższe udane rejestracje:
- zoopy – do oznaczania zup (R.323930);
- WhoMoose – usługi restauracyjne (R.323370);
- LOODTRUCK – lodziarnia (R.323624).
Jeżeli popełnisz tutaj błąd, to wejdziesz w brand, którego nie możesz być właścicielem. A to oznacza, że konkurent będzie mógł używać identycznej nazwy i nie naruszy prawa. Aby takich problemów uniknąć skonsultuj się z rzecznikiem patentowym, który ma doświadczenie w rejestrowaniu znaków towarowych.
Dalsza część artykułu pod formularzem.
Opisowy znak towarowy zgłoś w formie logo
Skoro marka firmy składa się wyłącznie ze słów zbyt powszechnych, to warto chronić logo. Ubranie opisowych wyrazów w fantazyjną szatę graficzną może się udać. Doprowadzimy wtedy do tego, że potencjalny klient zapamięta nasz charakterystyczny design.
W bazach Urzędu Patentowego wielu przedsiębiorców otrzymało odmowę na znak słowny i rejestrację na wersję słowno-graficzną.
Powszechna nazwa musi mieć bardzo oryginalną i fantazyjną grafikę
Chcę Cię ostrzec przed zbytnim uproszczeniem. Nie każde logo da się tak ochronić. Jeżeli boisz się, że masz zbyt powszechną nazwę to nie wystarczy zgłosić jakiekolwiek logo. Banalny, czytelny i prosty wygląd nic nie da. Chodzi o to, że wrażenia z czytania Twojej nazwy i oglądania firmowego logo muszą być diametralnie inne. Rzuć okiem na przykład z początku tj. Francuskie perfumy.
Czasami nawet dużo bardziej wymyślne obrazy to za mało.
Urząd może uznać, że pewne elementy logo wzmagają opisowy charakter całego oznaczenia.
[…] kompozycja graficzna znaku nie odwraca uwagi odbiorców od treści elementów słownych, a wręcz wzmacnia ich przekaz poprzez odwołanie się do wizerunku koguta symbolizującego drób i użycie formy emblematu nawiązującego do formy znaku jakości lub autentyczności pochodzenia.
Dec. Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z 25.05.2017 w sprawie R1732/2016-5.
Pytanie, czy skuteczna rejestracja logo, daje Ci monopol do popularnej nazwy firmy? Poświęciłem temu poniższe nagranie.
Urzędy jak EUIPO różnie interpretują opisowość znaków towarowych
To czy dana marka jest opisowa czy sugerująca, zależy od subiektywnej oceny eksperta. A poszczególne Urzędy oceniają to bardziej bądź mniej liberalnie. Przykładem niech będzie rozstrzygnięcie w poniższych sprawach. EUIPO uznało, że wskazują, ona na to że oferowane usługi mają na celu promowanie wiedzy z dziedziny marketingu.
Uprawniony identyczne zgłoszenia zrobił osobno tylko na Polskę. Nasz rodzimy Urząd Patentowy RP nie dopatrzył się w nich opisowości i na oba udzielił prawa.
Z drugiej strony zdarza się, że rozstrzygnięcia w ramach tego samego urzędu potrafią sobie zaprzeczać. Jeden ekspert w EUIPO uznał, że nazwa i logo Beds4Dogs jest opisowe. Drugi nie miał problemów z rejestracją bliźniaczej nazwy BedDog.
Opisowa nazwa firmy ma swoje atuty
Na rynku zarejestrowanych znaków jest bardzo ciasno. Aktualnie ciężko wymyślić nazwę firmy, która będzie w 100% bezpieczna. Zawsze jak weryfikuję takie marki znajduję bardziej bądź mniej podobne znaki. Ten problem nie występuje, jeżeli klient ma powszechną nazwę firmy.
Skoro posługuje się określeniem wolnym, to mam równocześnie pewność, że nie narusza cudzych praw. Dla niektórych firm to bardzo ważne. Skupiamy się wtedy na tym, aby do rejestracji zgłosić logo z dobrą grafiką. Dzięki temu po kilku miesiącach Klient ma w rękach świadectwo rejestracji.
To sprawia, że może umieścić symbol R w kółku przy logo. Działa to odstraszająco na konkurencję. Zresztą takie prawo można wykorzystać jeszcze na inne sposoby.
Pospolita nazwa firmy – jak ją zastrzec w Urzędzie Patentowym w wersji słownej?
Pokażę Ci jeszcze jedną strategię na rejestrację pospolitej nazwy firmy. Możesz spróbować wykazać, że Twoja nabyła wtórną zdolność odróżniającą. Czyli, że nazwa firmy cieszy się tak dużą popularnością, że klientom kojarzy się tylko z Tobą.
Zróbmy teraz mały test.
Z jaką firmą kojarzy Ci się słowo e-papieros? Podejrzewam, że z żadną. To nazwa rodzajowa elektronicznego papierosa. A co z nazwą „eobuwie”? Przedrostek „e” sugeruje obecność w internecie. Słowo „obuwie” rodzaj asortymentu. Mimo to, na pewno pomyślałeś o konkretnym sklepie obuwniczym 🙂
Wynika to z tego, że eObuwie, dzięki nakładom na reklamę i udziałowi w rynku wrył się niejako w umysły klientów. Ta nazwa marki początkowo była opisowa. Dziś jednak pozwala wyróżnić ten sklep z grona konkurencji. Szczegółowo omówiłem wszystko w artykule: Wtórna zdolność odróżniająca – ratunek dla opisowych marek.
Opisowa nazwa firmy – podsumowanie
- Wiele osób wybiera nazwę firmy nie patrząc na to od strony prawnej. Poza sprawdzeniem, czy nie naruszysz cudzych praw, oceń czy określenie nie jest opisowe. W takim przypadku nie będziesz miał do niej praw.
- Popularne słowo można zastrzec tylko dodając do niego coś fantazyjnego. Może to być albo kolejne słowo, albo szata graficzna.
- Niestety opisowy znak zgłoszony w formie logo, nie chroni płaszczyzny fonetycznej. Zabezpieczysz tym tylko ten garniturek, a nie tworzące go wyrażenie słowne.
- Im bardziej zaskakująca nazwa danej firmy, tym silniej chroni je prawo. To dlatego powinieneś unikać oznaczeń zbyt popularnych, generalnych i powszechnych.
- Jedynym sposobem, aby zastrzec opisową nazwę firmy jest udowodnienie, że nabyła wtórną zdolność odróżniającą. Udaje się to bardzo niewielu przedsiębiorcom. Lepiej wybierz coś oryginalnego.
Zobacz również:
- Co oznacza symbol TM przy logo firmy?
- Strefa Marek Allegro. Na czym polega i jak do niej dołączyć?
- Co oznacza C w kółku?
- Co należy wiedzieć o prawnej ochronie wzorów przemysłowych?
- Klasyfikacja nicejska. Co to jest? Jak z niej korzystać?
- Co to jest R w kółku?
- Rejestracja marki na Amazon Brand Registry. Co daje?
- Czy wzór przemysłowy jest lepszy od patentu na wynalazek?
FAQ
Jak nazwać firmę, aby prawo silnie ją chroniło? Przykłady
🔴 Wybór nazwy jest często przez firmy bagatelizowany. Ludzie przyjmują, że to zadanie proste i decydują się na dany znak po krótkiej burzy mózgów. Kierują się przy tym głównie jej potencjałem reklamowym.
🔴 Najczęstszym błędem jest wchodzenie w określenia ogólnoinformacyjne np. VIP MEBLE. Co prawda komunikują one klientom czym się zajmujesz, ale nie możesz być ich właścicielem. A to oznacza, że Twój konkurent może legalnie użyć tej samej nazwy!
🟢 Unikanie typowych słów dla danej branży może pomóc w stworzeniu marki, która mocno wyróżni się na rynku. Nie musi być to wcale neologizm. Przykładem może być nazwa ŻABKA dla marketów. Taką nazwę należy jednak sprawdzić pod kątem tego czy nie łamie prawa 👈.
🟢 Dobra nazwa firmy to taka, która zadowoli dział marketingu oraz rzecznika patentowego. Musi być łatwa do zapamiętania, ale też możliwa do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym 🇵🇱.
Jakich nazw nie da się zastrzec w Urzędzie Patentowym?
🟢 Urząd Patentowy stosuje określone surowe wymagania wobec rejestracji nazw. Istnieją pewne kategorie nazw, których w ten sposób zastrzec się nie da. I widać to w liczbach. Z odmową aktualnie spotyka się aż 28% wniosków.
❌ Przykładowo, nazwa nie może być opisowa, jak w przypadku nazwy „Piekarnia” dla piekarni. To pojęcie należy do określeń wolnych i każdy piekarz może jej używać.
❌ Nazwy, które są nieetyczne lub obraźliwe, również nie będą akceptowane przez Urząd Patentowy. Chodzi o to, że naruszają one dobre obyczaje (odrzucono wniosek o ochronę na znak DUPECZKA).
Jeśli Twoje podanie zostanie odrzucone przez Urząd Patentowy, 💰 opłata za zgłoszenie nie zostanie zwrócona. Dlatego tak ważne jest, aby 👉 dokładnie przebadać nazwę przed złożeniem wniosku i upewnić się, że spełnia ona wymagane kryteria rejestracji.
Jaka powinna być nazwa firmy?
🟢 Wybór nazwy firmy jest ważnym elementem strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa. Obecnie panuje moda na wchodzenie w nazwy krótkie, łatwe do zapamiętania i wyróżniające się na tle konkurencji. Od strony praktycznej, nazwa powinna być dostępna na rynku, co oznacza, że nie powinna być już zastrzeżona przez inną firmę lub osobę prywatną.
🟢 Jednocześnie, od strony prawnej, wybór nazwy może mieć duże znaczenie dla ochrony znaku towarowego i praw własności intelektualnej. Nazwa powinna być całkowicie zaskakująca i nieopisująca produktów lub usług oferowanych przez firmę, co zapewni 💪 silną ochronę prawną.
🟢 Przykładem jest 🐸 „Żabka”. Nie odnosi się ona bezpośrednio do produktów lub usług oferowanych przez sklepy Żabka, ale jest łatwa do zapamiętania i wyróżniająca się. To sprawia, że firma może z powodzeniem zastrzec swoją nazwę i chronić ją przed nieautoryzowanym użyciem przez innych.
