Jak uniknąć odmowy rejestracji znaku towarowego przez Urząd Patentowy?

• Sprawdź ile kosztuje 👉 pomoc rzecznika patentowego przy zgłoszeniu

Odmowa rejestracji znaku towarowego z urzędu

Jeżeli chcesz się cieszyć ze świadectwa ochronnego, to na etapie zgłoszenia musisz pokonać dwa rodzaje przeszkód:

1. bezwzględne przeszkody rejestracji oraz
2. przeszkody względne.

Te pierwsze występują wtedy, kiedy to co chcesz zastrzec nie jest znakiem towarowym. Chodzi m.in. o powszechne nazwy, które nie pozwalają odróżnić Cię od konkurencji. Np. nazwa PERFECT BEAUTY wprost komunikuje, że są to usługi salonu piękności. Urzędnicy bardzo restrykcyjnie weryfikują pod tym kątem nowe zgłoszenia.

Przejdź od razu do fragmentu:

Co zrobić, jeżeli urząd odmawia mi udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy?

Odrzucenie znaku towarowego na żądanie konkurencji

W oparciu o przeszkody względne (pkt. 2) rejestrację może Ci zablokować konkurencja. Musi jednak udowodnić, że posiada wcześniejsze prawa do marki. Najczęściej będzie się powoływać na swój podobny znak towarowy. Urzędnik oceni, czy to jest kolizja tylko, jeżeli Twój przeciwnik złoży sprzeciw.

Możesz wyeliminować ryzyko wystąpienia obu typów przeszkód. Po prostu zleć analizę prawną marki rzecznikowi patentowemu. Wiedząc co może Ci zagrażać, otrzymasz od niego rekomendacje jakie zmiany wprowadzić, aby obejść prawo. Przykładowo w sprawie etykiety wina MARYŚ cenzura na biuście, pozwoliła uniknąć zarzutu sprzeczności znaku z dobrymi obyczajami 🙂

Czym grozi odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego?

To mit, że zastrzeżenie marki polega na prostym wypełnieniu wniosku. To powinien być dopiero ostatni etap przemyślanej strategii ochrony marki. Nieudana rejestracja będzie mieć dla Ciebie negatywne konsekwencje. Często dużo poważniejsze niż Ci się wydaje.

1) Stracisz pieniądze za zgłoszenie albo późniejsze spory

Urząd nie zwróci Ci opłat zgłoszeniowych. W Polsce nie są one jeszcze wysokie (400 PLN). Jednak ubiegając się o znak unijny te koszty wynoszą często około 1000 EUR.

Pamiętaj również, że nawet skutecznie zarejestrowany znak towarowy można unieważnić. Jest to dość prawdopodobne w przypadku nazw na granicy opisowości. W sporze przeciwnik będzie argumentować, że ekspert rozpatrujący Twoje podanie popełnił błąd. Nie zauważył bowiem, że dla klientów ta nazwa bezpośrednio wskazuje na cechę towaru.

Przykład:

WSA w Warszawie unieważnił znak VITAMIN SHOT. Uznał, że każdy odczyta to wyrażenie jako porcję witamin. To przedsiębiorstwo straciło więc:

• pełne opłaty za zgłoszenie swojego znaku;
• opłaty sądowe w dwóch instancjach;
• honorarium reprezentujących go prawników.

Łącznie mogło go to kosztować 20-30 tys. zł.

2) Stracisz czas na rebranding

Walka z Urzędem o zastrzeżenie marki może trwać nawet rok. Jeżeli przegrasz, stracisz masę czasu rozwijając markę, której nie możesz być właścicielem. Skłania to wiele firm do zmiany nazwy i zaczynania wszystkiego od zera.

Warto więc włączyć rzecznika patentowego w proces wybierania marki. Jeżeli Klient pokazuje mi kilka propozycji nazw, szybko lokalizuję te, które są złe. Dzięki temu pogłębione badanie znaku robimy dopiero z tymi, które są ✅ silne od strony prawnej.

3) Zachęcisz konkurencję do wejścia w tą samą nazwę

Informacja o odmowie rejestracji jest publikowana w rejestrze znaków towarowych.

Jeżeli marka nie dostała rejestracji ze względu na braku zdolności odróżniającej znaku towarowego, to reperkusje tego są poważne. Rynek dostaje tak oficjalne potwierdzenie, że to w ogóle nie jest znak towarowy. Czyli, że posługujesz się określeniem wolnym, które należy do domeny publicznej. I oni również mogą! Taki dowód dostarczyła Poczta Polska:

Odmowa rejestracji oznaczenia będzie dla innych zachętą do wejścia w identyczną nazwę. Wrazie potrzeby mogą wyciągnąć decyzję urzędu i potraktować ją niczym opinię prawną. To dlatego prawnicy widząc, że nie przekonają eksperta wolą wycofać wniosek.

Najczęstsze powody odmowy rejestracji znaku towarowego

80% odmów sprowadza się do tych samych trzech podstaw prawnych. Ekspert z UPRP lub EUIPO staję się tutaj obrońcą wolnego rynku. Urząd Patentowy nie zarejestruje takich oznaczeń, które dałyby jednemu podmiotowi nieuczciwą przewagę. Przykładowo ktoś podjął nieudaną próbę zastrzeżenia nazwy BROKER (Z.241979) na usługi finansowe.

1. Oznaczenia, które nie mają zdolności odróżniającej

Art. 129¹. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

1) nie może być znakiem towarowym;

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

Ustawa Prawo własności przemysłowej

Podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów lub usług na rynku. Znak musi być na tyle charakterystyczne, aby klienci byli w stanie go zapamiętać. Dzięki temu mogą podejmować świadome decyzje co kupić, a jakich marek unikać. Oznaczenia zbyt proste się do tego nie nadają. Poniżej przykłady odmów.

a) Zbyt proste symbole

b) Bardzo popularne słowa w danej branży

Rejestracji nie podlegają słowa, które są używane tak często, że utraciły zdolność odróżniającą:

• MEDI – wskazuje na branżę medyczną;
• PRO – popularny skrót od „profesjonalny”;
• BIO, ECO, ORGANIC – nawiązanie do naturalnych właściwości;
• SUPER – opis wysokiej jakości.

Zapomnij więc o ochronie nazw w stylu ECO MARKET czy SUPER BARBER.

Co ciekawe zdolności odróżniającej nie mają znaki towarowe w postaci domen. Przyjmuje się, że końcówki typu .pl, .eu czy .de wskazują na ofertę dostępną w internecie. Z tego powodu z odmową spotkała się próba rejestracji nazwy OKAZJE.PL (Z.487588).

c) Banalne elementy graficzne towaru

Z odmową mogą spotkać się znaki znaki towarowe o pozornie dość złożonej grafice. Tak się stanie jeżeli będzie ona typowa dla danej niszy biznesowej. Spójrz jak EUIPO uzasadniło odrzucenie poniższego znaku o numerze EUTM-010380475:

[…] oznaczenie to składa się z banalnej etykiety, która jest powszechna dla przedmiotowych towarów i usług, a zatem jest mało prawdopodobne, aby odbiorcy skupili się na niej lub zapamiętali ją jako wskazanie pochodzenia handlowego.

Zgłoszone oznaczenie składa się z połączenia elementów geometrycznych i dekoracyjnych, które są bardzo powszechne w etykietach i ogólnie w znakach towarowych, tj. zasadniczo prostokąta zawierającego owal oraz, w części, która nie jest zajęta przez owal, elementu dekoracyjnego utworzonego z krótkich linii i czarnych szwów.

A tutaj inne przykłady odmów na popularne elementy etykiet:

d) Towary mające kształt uznany za powszechny i oczywisty

W formie znaków towarowych można chronić formy przestrzenne. Chodzi np. o wygląd produktów. W następstwie głośnych sporów ukształtowała się nowa linia orzecznicza. Dziś, aby zastrzec tego typu znak, musi on znacząco odbiegać kształtem od standardów rynkowych. W poniższych przykładach uznano jego kształt za powszechny.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

2. Nie da się zastrzec znaku towarowego, który składa się wyłącznie z elementów opisowych

Art. 129¹. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

Ustawa Prawo własności przemysłowej

Tego typu oznaczenia nie wyróżniają przedsiębiorcy na rynku. Komunikują jedynie klientom co on faktycznie oferuje. Tak będzie z nazwami FRYZJER, AGENCJA REKLAMOWA czy SKLEP MONOPOLOWY. Aby takie nazwy zastrzec trzeba coś do nich dodać.

Kiedy znak towarowy będzie uznany za opisowy?

Nie da się zastrzec tylko takich znaków, które w sposób konkretny i bezpośredni wskazują na towary lub usługi. Przeciętny klient musi bez większego wysiłku odczytać z samej marki czego może się spodziewać. Da się za to zastrzec znaki aluzyjne lub sugerujące. Czyli takie, które wymagają od odbiorców chwili refleksji jak OPONEO czy CINKCIARZ.

Pomimo ryzyka, moi Klienci czasami chcą, abym zgłosił im taki znak towarowy. Ostatnio sprawdziłem, że mamy wysoką skuteczność. Jeżeli trzeba znaku bronić, to w 4/5 spraw udaje mi się go zarejestrować. Jednak z biegiem lat staje się, to coraz trudniejsze.

a) Nazwy zbyt banalne

Urząd odrzucił następujące oznaczenia z branży spożywczej:

– HOTDOGARNIA (Z.518772); – Fitburger (Z.441459); – PIZZA ALTERNATYWNA (Z.488985); – KLUSKI MAKARONOWE (Z.166586); – DOMOWA RESTAURACJA (Z.514160);

Super Ciastko (Z.365611); Piwo bydgoskie (Z.394805); Browar Jelenia Góra (Z.530000); SUSHI BAR & RESTAURACJA (Z.276946); JAPAN STREET FOOD (EUTM-018013004).

Przyznał jednak ochronę na nazwy, które stanowią aluzję do żywności:

– Pizza i Gitara (R.354502); – Wino i talerzyki (R.312411); – STÓŁ I WÓŁ (Z.450462); – Imbir i Ryż (R.339444); – TURLAJ KLOPSA (R.349365);

GIN & JUICE (EUTM-18940921); Burak Dieta (EUTM-18556241); LEMONS AND OLIVES (EUTM-18533212); THE DUCK & RICE (EUTM-12341145); Pod czerwonym wieprzem (R.192198).

b) Neologizmy czyli słowotwórstwo

Wiele osób uważa, że skoro tylko oni danym słowem się posługują, to mogą je zastrzec. A są tego absolutnie pewni, kiedy stworzyli neologizm, którego nie ma w słowniku.

To kolejny popularny mit. Ekspert analizujący wniosek będzie na Twój znak patrzył oczami klienta. Jeżeli modyfikacje są banalne –  odrzuci go. Kluczowy jest poziom uwagi takiej osoby. Inaczej dokonujemy zakupów batonika, a inaczej drogiego samochodu.

Przykładowo odrzucono znaki towarowe:

• ONKOMEDICA (Z.526150) na usługi medyczne w dziedzinie onkologii;
• LUXVET24 (Z.538652) na usługi weterynaryjne;
• O!KEBAB (Z.526008) na usługi restauracyjne;
• Rybarzywa (Z.531260) na gotowe posiłki;
• FAKTURY XL (Z.518098) usługi fakturowania dla przedsiębiorców.

Za aluzyjne (czyli możliwe do rejestracji) uznano znaki:

• WhoMoose  (R.323370) na usługi restauracyjne;
• Squll (R.353230) na usługi szkoły jazdy;
• Pan Materac (R.289099) na materace;
• KURCZAKOS (R.242741) do oznaczania potraw z drobiu;
• PIEKUŚ (R.333568) na wyroby piekarnicze.

^{Dalsza część artykułu pod filmem.}

c) Trudna ochrona sloganów reklamowych

Ze sloganami jest zawsze ten sam problem. One muszą ze swojej natury przekazywać pewne informacje. I robią to w skondensowanej formie. Jeżeli nie stanową oryginalnej gry słownej jak Miłość od pierwszego nawożenia (R.224757), to są narażone na odrzucenie. Generalnie muszą mieć w sobie większy bądź mniejszy błysk twórczy.

Odmową zakończyły się te sprawy:

• To się bierze z natury (Z.539143) na produkty mleczne;
• RACH CIACH PIZZA JAKĄ LUBISZ (Z.545191);
• Bez wymówek i do przodu (Z.551450) na usługi treningu rozwoju osobistego;
• JEDZENIE U NAS TO SZTUKA (Z.533423);
• Niech moc będzie z Tobą (Z.524999) na urządzenia fotowoltaiczne;

A rejestracją te:

• Doświadczenie to nasz znak towarowy (R.343305) na usługi rzeczników patentowych;
• Z MIŁOŚCI DO ŚWIEŻOŚCI (R.284425) na preparaty do mycia;
• Miej zdrowie we krwi (R.284774) suplementy diety;
• pizza z radości (R.314311) usługi restauracyjne.
• PROSTO W PRAWO (R.331819) na usługi prawne.

d) Nazwy i logo w języku obcym

Najpopularniejszym językiem obcym w Polsce jest angielski. Około 70% osób zna go przynajmniej w takim stopniu, że jest w stanie zrozumieć większość słów. Efekt tego jest taki, że znak typu „delicious juice” będzie uznany za opisowy. Nie oszukujmy się, część osób nawet nie zauważy, że zapis jest w języku obcym.

W rejestrze znalazłem takie odmowy

• I love pizza (Z.520799);
• polishbusiness.eu (Z.486733);
• 4 LIFE ENERGY (Z.502394) na suplementy diety;
• PRIME DENTAL (Z.532593);
• pizzaportal24 (EUTM-018919251).

Sprawa komplikuje się w przypadku mniej popularnych języków. Może dojść do sytuacji, że pojedyncze słowa tak się spopularyzowały, że każdy je zrozumie. Czyli pomimo tego, że znajomość danego języka jest niska, dane sformułowanie będzie dla każdego czytelne.

Przykładem niech będą odmowy na:

• Benefit Lex (Z.523153). Raczej nie znasz języka łacińskiego, ale wiesz, że „lex” to prawo. Połączenie obu tych słów ekspert uznał za opisowe dla usług prawnych.

• FRESH GELATO (Z.502214). Tutaj mamy połączenie słowa w języku angielskim oraz włoskim. Urząd uznał, że są one w Polsce tak popularne, że każdy lodożerca odczyta je jako „świeże lody”.

e) Logo zawiera element graficzny zbyt prosty

Zgłoszenie nazwy opisowej jako logo to dobry pomysł. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Jej grafika musi być na tyle fantazyjna, aby zneutralizować opisowy przekaz nazwy. W poniższym przykładzie wszystkie warianty znaku zostały przez urząd odrzucone.

f) Grafika wzmacniająca opisowy odbiór znaku

Niekiedy elementy wizualne mogą Ci bardziej zaszkodzić niż pomóc. Tak się stanie, jeżeli będą graficznym opisem tego, co pod znakiem jest oferowane. Znów więc zamiast Cię wyróżnić na tle konkurencji znak będzie „łopatologicznie” komunikował co oferujesz.

• odmowy na znaki graficzne

• odmowy na znaki słowno-graficzne

[…] kompozycja graficzna znaku nie odwraca uwagi odbiorców od treści elementów słownych, a wręcz wzmacnia ich przekaz poprzez odwołanie się do wizerunku koguta symbolizującego drób i użycie formy emblematu nawiązującego do formy znaku jakości lub autentyczności pochodzenia.

[…] znak jako całość, składający się z opisowego elementu słownego i pozbawionych zdolności odróżniającej elementów graficznych, musi zostać uznany za pozbawiony zdolności odróżniającej […]

Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 maja 2017 w sprawie R1732/2016-5.

„Krople wody na tle asymetrycznego krzyża przedstawiają efekt perlenia na fudze i jedynie ilustrują informację o produktach zawartą w elemencie słownym „efekt perlenia”. Czyli na płaszczyźnie graficznej i znaczeniowej to oznaczenie komunikuje docelowemu odbiorcy, iż korzystając z tych towarów właściwe zabezpieczy powierzchnie przed wilgocią.

Wyrok Sądu UE z 12 maja 2016 r. w sprawie T-298/15.

3. Nie da się zarejestrować nazw, które weszły do języka potocznego

Art. 129¹. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

Ust. Prawo własności przemysłowej

Język polski nieustannie ewoluuje. Niektóre określenia w wyniku gigantycznej popularności ulegają tzw. degeneracji. Czyli zaczynają być używane przez ludzi jako opis całej kategorii produktów, a nie wyróżnik jednej firmy. To sprawia, że wchodzą do grona określeń wolnych. W branży cukierniczej taki los spotkał KRÓWKI, IRYSY oraz RACZKI.

W branży budowlanej odmowę otrzymały:

• Nowoczesna Stodoła (Z.465203) na usługi projektowania budynków. Potocznie mówi się tak na styl budynków o dwu spadowych dachach podobnych do stodoły.

• INTELIGENTNY BUDYNEK (Z.316869). Tak opisuję się obecnie bardzo zaawansowane technicznie budynki i domy.

Każda nisza biznesowa posługuje się sobie znanymi sformułowaniami.

• MAŁPKA (Z.262860) to mała buteleczka wódki;
• CHWILÓWKI (Z.303300) to krótkoterminowe pożyczki;
• LAS W SŁOIKU (Z.466948) to roślinki zamknięte w szklanym pojemniku;
• FLIPER to osoba handlująca mieszkaniami.

Zadaniem eksperta rozpatrującego wniosek jest wyłapanie takich nazw i ich odrzucenie. Nie zawsze mu się to udaje. Przykładowo dużą popularnością cieszą się ostatnio kominki na kadzidełka, gdzie dym spływa w dół niczym wodospad. Mówi się na nie „backflow” .

Ekspert w EUIPO nie rozszyfrował znaczenia tych słów i zastrzegł znak słowny BACKFLOW (EUTM-018314172). Później na drodze spornej konkurencja go częściowo unieważniła. Podobny los po latach spotkał zarejestrowane nazwy alkoholi:

Co zrobić, jeżeli Urząd Patentowy odmawia mi rejestracji znaku towarowego?

Zawsze możesz odpisać na zarzuty eksperta. Tylko, aby to przyniosło efekt nie wystarczy wskazać, że Twoim zdaniem znak jest fantazyjny. Powinieneś przedstawić aktualną linię orzeczniczą i rozłożyć strukturę znaku na czynniki pierwsze. Jeżeli urzędu nie przekonasz, to zawsze możesz zaskarżyć jego decyzję do sądu. Taki spór potrwa minimum 3 lata.

Etap I – wstępna decyzja odmowa

Jeżeli ekspert rozpatrujący Twój wniosek uzna, że zachodzą tutaj przeszkody bezwzględne, to poinformuje Cię o tym. Wszystko w ramach tzw. wstępnej decyzji odmownej. Będziesz miał wtedy 1 miesiąc na odpowiedź.

Pamiętaj, że znak towarowy nie musi być wybitnie fantazyjny. Wystarczy, że będzie miał dostateczną zdolność do odróżniania. Możesz więc w swojej odpowiedzi argumentować, że zgłosiłeś znak sugerujący, ale nie wprost opisowy.

Ekspert się z tym zgodzi albo nie. W tym drugim przypadku wyda decyzję o odmowie rejestracji znaku towarowego. Zobacz takie pismo dla znaku WYGODNE ZWROTY (Z.541319).

Etap II – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Masz 2 miesiące na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Kosztuje to 100 zł. W takim przypadku sprawą zajmie się inny ekspert z urzędu. Również tutaj powinieneś swoje stanowisko solidnie uargumentować. W praktyce szukam zawsze nieścisłości czy nawet sprzeczności w uzasadnieniu eksperta.

Po rozpatrzeniu sprawy urząd wyda decyzję:

• o rejestracji znaku towarowego (wtedy wygrywasz) albo
• o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy (przegrywasz).

Etap III – Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skargę do WSA możesz wnieść:

• na decyzję o odmowie rejestracji (czyli już po etapie 1) albo
• na decyzję o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy (po etapie 2).

Osobiście wolę przejść oba etapy, bo często drugiego eksperta w sprawie daje się przekonać. Rezygnując z tego pozbawiasz się dodatkowej szansy na rejestrację. Za skargę trzeba już zapłacić 1000 zł. Czas na jej złożenie to 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Etap IV – Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skargę do NSA można wnieść na wyrok WSA. Jest na to 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia. W uzasadnieniu można wskazać, że sąd niższej instancji dokonał np. błędnej wykładni przepisów.

Zobacz również:

• Urząd patentowy odmawia rejestracji na znaki sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
• Lepiej zgłaszać znak na przedsiębiorstwo czy na osobę fizyczną?
• Czy warto skorzystać z pomocy Kancelarii Patentowej LECH?
• Kiedy znak towarowy jest zgłoszony w złej wierze?
• Czy da się chronić oznaczenia zawierające element o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym?
• Co jeżeli marka będzie wprowadzać odbiorców w błąd?
• Czy opatentowanej nazwy i logo trzeba używać?
• Co oznacza symbol R w kółku?
• Jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?
• Co zyskujesz rejestrując znak towarowy?